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| 9.
| El objeto del debate |
Para que pueda llevarse a cabo un procedimiento administrativo obligatorio, el párrafo 4,a) de la Política exige tres circunstancias (o cuatro, si se desglosa la última): 1.ª) identidad o similitud con capacidad de confundir, entre una marca y un nombre de dominio; 2.ª) falta de derechos o intereses legítimos del demandado, y 3.ª) registro y utilización de mala fe. En relación con ellas, hay que subrayar algunos puntos importantes, sólo en apariencia obvios. En primer lugar, que se trata de tres (o cuatro) requisitos diferentes. En segundo, que deben darse de forma acumulativa. Y, en tercero, que es el demandante quien corre con la carga de la prueba.
Expuestas así las cosas, parece que la posibilidad de privar a alguien de su dominio debe resultar muy excepcional; como, por otra parte, se había sostenido al definir la PUSC. Sin embargo, en la práctica, se ha ido produciendo una clara ampliación. En particular, por cierta tendencia a olvidar que los requisitos son diferentes, en favor de una concepción en la que el tercero de ellos tiñe o incluso absorbe los otros dos.
Hay que reconocer, empero, que esa tendencia viene propiciada por la propia normativa que, lejos de esforzarse en distinguir requisitos, los ha acabado superponiendo. En teoría, el primero podía haber quedado claramente separado de los otros dos, subrayando su aspecto fáctico y olvidando, en cuanto a él, los motivos del registro. La identidad entre marca y dominio no da —no debe dar— mucho margen a la especulación; asimismo, tanto la identidad como la similitud con capacidad de confundir podrían apreciarse de forma objetiva, sin entrar en las intenciones del registrante al escoger el nombre. En cuanto a los requisitos segundo y tercero, la frontera podría haber sido simplemente cronológica, de tal forma que los derechos o intereses legítimos se valorasen con referencia a la fase previa al registro (como su razón o justificación), dejando para la posterior las apreciaciones relativas a la buena o mala fe del uso.
Esta posible doble distinción (hechos/intenciones, derechos o intereses previos/uso posterior) no se acogió, sin embargo, en el párrafo 4 de la Política. En particular, porque el «registro de mala fe» [párrafo 4,a,iii)] puede proyectarse sobre los motivos que llevaron a escoger «un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión» [párrafo 4,a,i)]; y porque los «derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio» [párrafo 4,a,ii)] pueden derivar también de su posterior utilización [párrafo 4,a,iii)]. De este modo, los tres requisitos se mezclan. Y a resultas de ello parece que, en ocasiones, todo se reduzca a una cuestión de buena o mala fe en las intenciones y proceder del registrante. Lo que debería ser un cuidadoso análisis de requisitos se convierte, al fin, en la identificación de una especie de status subjetivo (el de cybersquatter) que pervierte toda la actuación del demandado. Se corre así el riesgo de perseguir delincuentes en vez de delitos. Es posible que con ello se vaya al corazón del asunto y que, en el fondo, satisfaga la sensación de justicia. Pero no es bueno hacerlo prescindiendo del Derecho. Se ha de asumir que la estricta aplicación de la PUSC puede llevar a respetar el registro de un dominio, a pesar de la íntima convicción de que el demandado es un cybersquatter. Hay una gran diferencia entre ser justo y ser justiciero.
Las observaciones anteriores, en cualquier caso, no pretenden desautorizar a la PUSC, ni sugerir que su aplicación esté siendo negativa. En absoluto. La PUSC está razonablemente bien definida y sus principios son sensatos. Los riesgos derivados de las dudas a que se presta el párrafo 4 de la Política no parecen haber afectado a la inmensa mayoría de las decisiones. Y esto es importante subrayarlo, pues sería un error magnificar la existencia de un cierto número de casos mal resueltos. Sin embargo, también lo sería ignorar su existencia y no aprovechar sus enseñanzas para lograr una aplicación de la PUSC transparente en los motivos y ajustada a las normas, así como, si fuera preciso, la reformulación de éstas.
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El primer requisito para la aplicación de la PUSC consiste en que el nombre de dominio sea «idéntico» o, aunque no lo sea, sí al menos «similar hasta el punto de crear confusión» (confusingly similar) con respecto a una marca de la que el demandante es titular. La no limitación al caso de estricta identidad es, como sabemos, una de las diferencias entre la vieja política de NSI y la nueva de la ICANN. En teoría, este requisito no debiera suscitar grandes dificultades. No obstante, una cosa es la identidad y otra, la similitud, y una más, la capacidad de confundir.
En cuanto a la primera, se da cuando hay coincidencia plena entre marca y nombre de dominio, sin perjuicio de las diferencias que puedan derivar de los elementos de aquella que éste no puede reflejar (forma de las letras, colores, etc.). Tampoco es contrario al requisito de identidad la mera adición del gTLD correspondiente: entre ferroser y ferroser.com, por ejemplo, no hay diferencia alguna a los efectos de la PUSC[85]. La identidad, en fin, es independiente de la posible confusión creada, como corrobora —si alguna duda hubiera— el texto inglés de la Política. Si dos nombres son idénticos, el primer requisito de ésta se entenderá cumplido, sin entrar en especulaciones sobre si confunde o no a los usuarios. No hay que olvidar que, en la red, cada nombre es único y, por tanto, no hay espacio para el principio de especialidad que, en el mundo físico, permite la convivencia de marcas en distintos ámbitos territoriales o de actividad.
La segunda exigencia se ha revelado más conflictiva. El dominio ha de ser "similar hasta el punto de crear confusión". Pero, ¿hasta dónde llega la noción de similitud y, sobre todo, en qué consiste la confusión y cuál es su objeto? En teoría, el análisis debiera separar similitud y capacidad de confundir. Una puede darse sin la otra. La primera es más fáctica, aunque no tanto como la identidad; la segunda, más valorativa. En cualquier caso, como cabía suponer, el peso de las decisiones, en lo que atañe a este primer requisito de la Política, se ha desplazado sobre la noción de confusión. Y, como también cabía esperar, ésta se ha configurado más con criterios del Derecho de marcas que con criterios de Internet: confusión respecto a la procedencia de los productos o servicios ofrecidos, no simple confusión de direcciones.
Son casos pacíficos, relativamente frecuentes cuando se trata de registros masivos, aquellos en los que se han introducido pequeñas modificaciones tipográficas, como la adición o supresión de artículos, guiones, letras u otros signos (hollywood-casino no difiere de hollywoodcasino, wallstreetjournal tampoco de thewallstreetjournal)[86]. En relación con ellos, acaso, la única discusión afectaría a su calificación como casos de identidad o similitud. En mi opinión, una vez admitida ésta, habría que dar a aquélla su significación más estricta, con las precisiones apuntadas. Puede parecer una discusión irrelevante, en la medida en que el requisito se satisface por igual. No obstante, ampliar la noción de identidad da más margen para hacer lo propio con la similitud, y esto tiene mayores consecuencias.
También se considera que no es relevante, para evitar la similitud con capacidad de confundir, la adición de términos genéricos (hollywoodcasinoes similar en los términos requeridos a hollywoodgoldcasino); o la simple repetición (imaximax es similar y se confunde con imax)[87]. En general, la presencia de la marca en el nombre de dominio parece jugar como factor inversor de la carga de la prueba o, si se prefiere, como un factor favorable al cumplimiento del primer requisito. En particular, cuando las palabras o signos que acompañan a la marca en el nombre de dominio refuerzan el significado o función propia de aquélla (por ejemplo, buyvuarnetsunglasses.com[88]). Pero también —como se ha visto— cuando se trata de términos neutros o anodinos: para escapar del párrafo 4,a,i) de la Política es preciso que las palabras o signos que, en el nombre de dominio, acompañan a la marca tengan una clara capacidad distintiva respecto de ésta[89].
Ahora bien, dado el carácter global de la red y la multitud de idiomas de sus usuarios, esa posibilidad se está haciendo cada vez más difícil. Es ilustrativo lo sucedido con los suck cases. La palabra suck, perteneciente a la jerga del inglés americano, tiene una connotación crítica que, en principio, debiera bastar para orientar a los usuarios de la red. Sin embargo, con el argumento de que no todo el mundo habla inglés, se ha dicho a veces que ese término puede no ser suficiente para evitar la confusión, al menos en el caso de los gTLD[90]. De este modo, se llega a un resultado llamativo: el rótulo que bastaría en una carretera para deshacer cualquier equívoco («por aquí no se va a Sants»), se trata en la red como si fuera una peligrosa trampa... Claro que, en sentido contrario, hay que admitir que las carreteras están en países concretos y esa ubicación ya tiene, por sí, una carga informativa.
Habría que considerar con más atención este requisito. Es el primero, y acaso una interpretación más estricta detendría algunas demandas. Se observa en algunas decisiones una cierta superficialidad en su análisis y, lo que es peor, una tendencia a abordarlo cuando ya se ha resuelto sobre la mala fe, entronizada como requisito básico, con lo que se produce la contaminación ya aludida. ¿Es un imposible lógico que alguien carente de derechos o intereses legítimos haya registrado y utilice un dominio de mala fe, sin que, sin embargo, haya identidad ni similitud capaz de confundir?
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Aunque, en principio, es el demandante quien corre con la carga de la prueba, en este caso, al tratarse de un hecho negativo, no siempre podrá llegar muy lejos. Es lógico que la carga sea ligera y se invierta en alguna medida, y que, por tanto, sea el demandado, si comparece, quien alegue y acredite la existencia de tales derechos o intereses. Si no lo hace, no por ello se dará la razón al demandante. Pero, el grupo de expertos puede extraer conclusiones de la falta de respuesta (Reglamento, párrafo 14) y, en cualquier caso, se basará de forma prevalente en las afirmaciones de aquél. En la práctica, no obstante, la cuestión de la carga de la prueba y de la posible pasividad del demandado está suscitando múltiples dificultades, derivadas de lecturas más o menos estrictas del inciso final del párrafo 4,a de la Política («el demandante deberá probar»).
El demandado podrá alegar y demostrar cualquier derecho o interés legítimo. Se entenderá que éste existe cuando se dé alguna —una sola— de las circunstancias que el párrafo 4,c) de la Política enumera a título de ejemplo («cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras»). El carácter abierto y ejemplificativo de la relación permite una cierta flexibilidad en el análisis y resta importancia a la subsunción de los casos en las diversas circunstancias tipificadas, siempre —claro— que se acredite un derecho o interés legítimo:
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Según él, el demandado, antes de recibir «cualquier aviso de la controversia», debe haber «utilizado» o —como mínimo— haber efectuado «preparativos demostrables» para la utilización, bien del nombre de dominio o bien de «un nombre correspondiente» al del dominio, «en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios». Como se decía en el Informe de la OMPI: «Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe»[91]. Así sucederá cuando un nombre no está exclusivamente vinculado al demandante y el demandado lo ha usado con anterioridad, para bienes o servicios diferentes a los de aquél[92]. También cuando se tenía un comercio o empresa con un nombre coincidente o del que, de forma razonable, cabía derivar el nombre controvertido[93]. Puede servir una marca, un nombre o denominación comercial. En cualquier caso, no basta una mera alegación —y menos de simples intenciones— sin pruebas de una cierta solidez[94]. El mero hecho de haber registrado tampoco basta por sí sólo para acreditar un interés a los efectos del párrafo 4,a,ii) de la Política[95].
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Es clara la presencia de un derecho o interés cuando el demandado ostenta una marca nacional coincidente o fácilmente relacionable con el nombre[96]. Pero, según el párrafo 4,c,ii) de la Política, es suficiente que haya sido «conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios». Por ejemplo, cabe que el dominio coincida con el nombre o seudónimo del demandado[97]. Cabe señalar que se admite no sólo conocimiento corriente previo al registro, sino incluso el posterior[98]. Esta cuestión guarda relación con un punto —otro más— merecedor de mayor atención: el tiempo que el demandante ha tardado en accionar[99]. Habría que contemplar con reserva las demandas tardías, remitiéndolas en general a los tribunales, salvo que hubiera una justificación razonable[100].
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Hacer un «uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro». Podrían incluirse aquí, siempre en función de las circunstancias, casos muy variados, como proporcionar direcciones de correo estables a aficionados a la astrología y sus familiares[101], expresar la admiración por alguien famoso[102]e incluso dedicar un sitio web a la propia mascota[103]. También guarda relación con esta circunstancia un uso sobre el que ya había llamado la atención de la OMPI[104]: el ejercicio de la libertad de expresión, en su faceta de crítica. Son abundantes los casos relativos a sitios suck, anti, jeboycotte y similares. No obstante, resulta una cuestión muy polémica, en la que las circunstancias pueden diferir mucho y, por tanto, conducir a soluciones también diversas. En algunos casos, se ha entendido que el uso es legítimo y que, por tanto, el demandado puede retener el dominio[105]. En otros, en cambio, se ha adoptado la decisión opuesta, generalmente porque el demandado no ha demostrado una intención real de usar el dominio con fines de crítica, quedando ésta limitada, a lo sumo, al propio nombre del dominio[106]. El análisis exhaustivo de esta cuestión sería de gran interés; pero, una vez más, excede del objeto y extensión de estas páginas.
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La tercera exigencia concurrente para estimar una demanda se da cuando el nombre de dominio «ha sido registrado y se utiliza de mala fe». La mala fe, por tanto, se predica de ambos hechos: registro y utilización. Ello ha llevado a decir que, en realidad, los requisitos de las controversias (Política, párrafo 4,a) no son tres sino cuatro. Éste es otro de los puntos conflictivos de la PUSC, pues resulta muy frecuente encontrarse con nombres de dominio registrados pero que no son utilizados. De hecho, ésta es la típica situación de ciberocupación. El problema puede coincidir además con otro: la falta de contestación a la demanda, que en ocasiones se considera un elemento concurrente acreditativo de mala fe (vid. Infra).
La problemática derivada de la exigencia de registro «y» uso de mala fe era previsible, hasta el punto de que se suscitó ya en el primer caso sujeto a la PUSC[107], habiéndose planteado luego en bastantes ocasiones. Algunas decisiones han entendido que la falta de uso, aun habiendo registro de mala fe, pone al demandado a cubierto de la PUSC. Así se hizo, por ejemplo, en el caso buyvuarnetsunglasses.com, aunque el panelista no dejó de expresar su insatisfacción, al tiempo que intentaba tranquilizar al frustrado demandante señalando que la declaración de mala fe en el registro iba a contaminar fatalmente cualquier uso, con lo que el demandado quedaba condenado a la inactividad[108]. Otras decisiones han subrayado que puede ser lícito registrar para reservarse el nombre sin hacer un uso actual del dominio[109]. Pero puede suceder que el no uso sea precisamente la forma de impedir, de mala fe, la presencia en la red del titular de la marca bajo el nombre correspondiente [vid. el párrafo 4,b,ii) de la Política][110]. Precisamente por ello, algunos cybersquatters, abandonando la típica inactividad, se apresuran ahora a improvisar páginas que, sin embargo, tampoco les ponen a salvo de la tacha de mala fe en el uso. Como quiera que sea, la OMPI, en su documento de Prácticas Óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD, ya ha recomendado modificar la regla en cuestión, sustituyendo la conjunción copulativa y por la disyuntiva o.
En relación con el párrafo 4,a,iii) de la Política, se consideró oportuno señalar algunos ejemplos de lo que debe entenderse por registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio. Se trata de otra enumeración abierta, por lo que los grupos de expertos disponen de amplio margen de maniobra, optando con frecuencia por una valoración conjunta en la que se mezclan diversos ingredientes. Todos los casos vienen calificados en función de un particular animus o intención del registrante. Simplificando, a reserva de los detalles, podríamos hablar de cuatro finalidades ilícitas: extorsión (con el dominio), bloqueo (del acceso a la red), perturbación (de la actividad comercial) y captación (de clientela, mediante la confusión).
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Prueba el «registro y utilización de mala fe» la presencia de «circunstancias que indiquen» que el dominio se ha «registrado o adquirido» para «vender[lo], alquilar[lo] o ceder[lo] de otra manera». No basta, sin embargo, el mero ánimo especulativo. Registrar dominios para su venta puede ser una actividad lícita. Lo que denota mala fe es que la oferta —expresa o tácita— se haga, precisamente, al titular de una marca coincidente o confusamente similar con el dominio o bien a un competidor; cosa que puede hacerse con más o menos sutileza[111]. Es preciso, además, que la cantidad reclamada supere los «costos diversos documentados (out-of-pocket costs) que están relacionados directamente con el nombre de dominio». Pueden reclamarse los gastos del registro y otras partidas, como las sumas invertidas en desarrollar el sitio web. Pero sólo si se da la aludida «relación directa». La lógica de la norma es el resarcimiento, no la especulación[112], cualquiera que sea la forma que ésta revista[113]. En definitiva, hay mala fe cuando el registrante se comporta como un secuestrador que pide rescate por el dominio, ya lo haga toscamente o con la elegancia de un extorsionador profesional.
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También hay «registro y utilización de mala fe» cuando se pretende «impedir que el titular de la marca [la] refleje en un nombre de dominio correspondiente»; es decir, que él esté presente en la red con un signo que lo identifica fuera de ella. No basta, al parecer, la intención. Se exige que el demandado «haya desarrollado» efectivamente un comportamiento obstruccionista («provided you have engaged in a pattern of such conduct»). La cuestión es bastante clara en algunos casos[114]. En otros, en cambio, lo será menos. Por ejemplo, cuando se ha registrado bajo un gTLD y los otros están libres o han sido ocupados por el propio demandante[115].
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Asimismo, constituye «registro y utilización de mala fe» cuando el registro se ha hecho «fundamentalmente» para «perturbar la actividad comercial» del demandante, siempre que éste sea «un competidor»[116].
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Finalmente, está el intento de atraer usuarios, «con ánimo de lucro» y «creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción» del sitio web del demandado «o de un producto o servicio que figure en [dicho] sitio web». Se incluyen aquí numerosos casos[117]. Entre los más típicos se cuentan los de sitios pornográficos construidos bajo nombres de dominio coincidentes con marcas famosas o redireccionados a partir de ellos[118].
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| 10.
| El procedimiento. Aspectos básicos de su tramitación |
Sin perjuicio de lo ya señalado al analizar la naturaleza del PAO y sus rasgos como ADR, puede ser útil resumir aquí, en orden cronológico, sus aspectos y momentos básicos[119].
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La legitimación activa para acudir al PAO la ostentan sólo los titulares de marcas perjudicados por el registro de un nombre de dominio. No, en cambio, el titular de un registro que se considere acosado u hostigado. Si este último desea iniciar alguna acción para obtener una declaración de su derecho u otro pronunciamiento, deberá acudir a la vía judicial, ante los tribunales competentes. La legitimación pasiva corresponde exclusivamente al titular del dominio de que se trate en el momento de la presentación de la demanda, aunque lo sea en virtud de cesión. En este caso, el registrante inicial y cedente queda fuera del procedimiento. Asimismo, como ha habido ocasión de señalar, carece de legitimación pasiva el registrador del dominio, que no podrá ser demandado (Política, párrafo 4,h).
La demanda puede presentarse ante cualquiera de los proveedores de servicios de solución de conflictos aprobados por la ICANN. Es el demandante quien escoge, lo que acaso le otorgue alguna ventaja. Cuando el proveedor escogido no pueda hacerse cargo de la demanda, habrá que acudir a otro [Reglamento, párrafo 3,a)]. Si se han planteado varias controversias entre el mismo demandante y demandado, cabe solicitar su acumulación[120]. La petición podrá formularla cualquiera de las partes y se dirigirá al primer grupo administrativo de expertos nombrado, que la estimará o no de forma facultativa [párrafo 4,f de la Política y 10,e) del Reglamento]. Éste es el único caso en el que administrará el procedimiento un proveedor distinto del seleccionado para una concreta demanda [vid. párrafo 4,d) de la Política].
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El idioma del procedimiento será «el del acuerdo de registro» y a él se traducirán los documentos presentados por las partes si así lo exige el grupo de expertos (Reglamento, párrafo 11)[121]. La vinculación del idioma del procedimiento al del registro es una importante garantía para los demandados, en la medida en que hayan podido registrar en su propia lengua. En cambio, si se vieron obligados a hacerlo en otra (algo inevitable en los primeros tiempos, en los que sólo se usaba el inglés), puede darse un claro desequilibrio e incluso una situación próxima a la indefensión. No es lo mismo registrar un dominio, sabiendo además que el contrato es de adhesión, que redactar la contestación a una demanda.
Queda a salvo la posibilidad de que las partes pacten otra cosa. Sin embargo, será raro que lo hagan, salvo tácitamente. En cualquier caso, se reconoce al grupo de expertos la facultad de decidir sobre el idioma «teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo» (Reglamento, párrafo 11). Si el demandante opta por el idioma del demandado, es probable que también el experto lo acepte como idioma del procedimiento[122]. Es discutible que el grupo de expertos pudiera llegar a imponer al demandante su propio idioma, cuando el de registro es otro y no ha habido pacto al respecto. Pero sería razonable que lo hiciera si, atendidas las circunstancias, concluye que otra cosa puede dificultar la defensa del demandado o hacerle asumir unos costes que no está en condiciones de soportar. La decisión de demandar en inglés, cuando éste es el idioma del registro, puede obedecer al respeto a la PUSC y al deseo de evitar maniobras obstruccionistas del demandado. Pero, acaso, tampoco sea ajena a ella la convicción de que puede ser un obstáculo más para que éste responda en tiempo y de forma adecuada.
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La demanda se presentará en papel y en formato electrónico, de acuerdo con las precisas indicaciones que establece el párrafo 3.b) del Reglamento más, en su caso, las que pueda añadir el Reglamento Adicional del proveedor. No hay una forma preestablecida, aunque algunos proveedores ponen modelos a disposición de los interesados[123]. En ella se suministrarán los datos del propio demandante, así como toda la información disponible —actual o pretérita— para establecer contacto con el demandado. Se manifestará asimismo si se opta por un grupo de expertos colegiado; en cuyo caso se propondrán, por orden de preferencia, los nombres de tres candidatos extraídos de la lista de cualquier proveedor [Reglamento, párrafo 3,b), iv].
La demanda deberá especificar el nombre o nombres de dominio a los que se refiera[124], identificar al registrador o registradores y señalar la marca o marcas pretendidamente afectadas, junto con los productos o servicios que identifica o se pretende que identifique en el futuro. También se describirán los motivos por los que se promueve la controversia, respetando en cuanto a éstos el límite de palabras que pueda haber establecido el proveedor en su propio Reglamento Adicional. La demanda, en fin, debe «especificar, de conformidad con la política, los recursos jurídicos que se pretende obtener»; es decir, especificar si lo pretendido con ella es "la cancelación del nombre de dominio" o bien «la cesión» al propio demandante (Política, párrafo 4,i).
Aparte de su contenido propio, directamente relacionado con la controversia, la demanda deberá identificar «cualquier otro procedimiento jurídico», concluido o en curso, relativo al nombre o nombres de dominio de que se trate [Reglamento párrafo 3,b),xi)]. Asimismo, habrá de contener tres declaraciones. La primera, afirmando haber enviado al demandado copia de la demanda, junto con la portada, por el procedimiento previsto [Reglamento, párrafo 3,b),xii]. La segunda, mucho más enjundiosa y sobre la que ya ha habido ocasión de hablar, afirmando «que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a [contra] la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes» [Reglamento, párrafo 3,b),xiii]. La tercera, asimismo ya comentada, dejando expresamente al margen del PAO y sus consecuencias al proveedor de servicios de solución de conflictos, al registrador, al administrador del registro y a la ICANN [Reglamento, párrafo 3,b),xiv]. Esta tercera declaración incluirá también una manifestación de exactitud de la información y buena fe en la presentación de la demanda[125].
Deberán acompañarse a la demanda las pruebas documentales, de todo tipo, de las que el demandante quiera valerse; en particular, las relativas a la marca o marcas supuestamente perjudicadas por el nombre de dominio [Reglamento, párrafo 3,b),xv].
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El demandante, como se ha visto, debe haber remitido copia de la demanda al demandado. No obstante, la notificación formal corresponde hacerla al proveedor de servicios, previo examen de su conformidad con la Política y el Reglamento y siempre que el demandante haya pagado las tasas correspondientes. Sin este pago, «el proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda» [Reglamento, párrafo 19,b)]. La tasa puede pagarse antes de la remisión de la demanda o después, con el límite de diez días naturales. Transcurrido este plazo sin haberse llevado a cabo, «se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo» [Reglamento, párrafo 19,c)].
Si la demanda presenta defectos formales, se dará al demandante la posibilidad de subsanarlos en un plazo de cinco días naturales, transcurridos los cuales se entenderá que desiste del procedimiento iniciado, sin perjuicio de su derecho a plantear «una demanda distinta» [Reglamento, párrafo 4,c)][126]. Superado el examen, es responsabilidad del proveedor emplear todos los medios razonables a su disposición para proceder a la notificación de la demanda. Esa responsabilidad queda salvada cuando, cualquiera que sea el medio, la notificación efectivamente se produce; o, aunque no sea así, cuando la demanda ha sido enviada, en soporte papel y electrónico, a las direcciones que para cada caso contempla el párrafo 2 del Reglamento (Comunicaciones)[127].
A partir del momento en que el proveedor «completa sus responsabilidades en relación con el envío de la demanda al demandado», finaliza la fase que podríamos llamar de instrucción y da inicio el procedimiento [Reglamento, párrafo 4,c)]. La fecha exacta de éste será comunicada de inmediato por el proveedor a las partes y otros interesados.
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La demanda podría resultar inútil si se produjera una transferencia del dominio después de iniciarse el PAO y no se adoptaran algunas cautelas para asegurar la ejecución de la eventual decisión estimatoria. Los dominios pueden ser objeto de cesión en cualquier momento y no es raro que lo sean en la fase que precede al inicio de un procedimiento sujeto a la PUSC, durante los habituales contactos oficiosos entre el titular de la marca y el del registro[128].
Poco se puede hacer en esos casos si la transferencia se efectúa en favor de alguien que no actúa de mala fe y que puede tener un interés en el dominio semejante o mayor que el del primer afectado[129]. No obstante, una vez iniciado el procedimiento administrativo, sí se pone coto al llamado cyberflight. Conforme al párrafo 8,a,i) de la Política, el titular de un nombre de dominio no podrá cederlo «durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento»[130]. Por las mismas razones, también se bloquea el cambio de registrador, que se prolongará hasta quince días hábiles después de la conclusión del procedimiento (Política, párrafo 8,b).
Si lo que está en curso no es un procedimiento administrativo sujeto a la PUSC sino un procedimiento judicial o arbitral relativo al nombre de dominio, cabrá la transmisión de éste, pero siempre que el cesionario «acepte, por escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio» [Política, párrafo 8,a),ii]. También se admite el cambio de registrador, pero sin que ello afecte a la aplicabilidad de la PUSC (Política, párrafo 8,b).
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Para contestar, el demandado dispone de veinte días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento. Este plazo podrá ser prorrogado —sin que se señale un límite— a petición del demandado o por pacto con el demandante, siempre a criterio del proveedor [Reglamento, párrafo 5,c)]. La forma y contenido de la contestación vienen detalladas en el párrafo 5 del Reglamento en términos similares a los vistos para la demanda. Cabe subrayar la posibilidad de optar, contra la propuesta del demandante, por un grupo de tres expertos, en cuyo caso será el demandado quien deberá proponer nombres y asumir, excepcionalmente, parte de las tasas previstas en el Reglamento Adicional del proveedor (Política, párrafo 4,g). El pago deberá acompañar a la contestación; en caso contrario, resolverá un único experto. Al demandado se le exige la misma declaración que al demandante, de exactitud de los datos y buena fe en la presentación y argumentación de la contestación [Reglamento, párrafo 5,b),viii)][131]. Finalmente, también el demandado deberá aportar con su escrito de contestación los documentos de que quiera valerse [Reglamento, párrafo 5,b), ix)].
En teoría, el demandado viene obligado a contestar, dados los términos imperativos del párrafo 5,a) del Reglamento. Pese a ello, cabe que decida no hacerlo o bien que no pueda, sea por no haber llegado a su conocimiento la demanda (pese a cumplirse las exigencias reglamentarias) o por otras razones. ¿Qué consecuencias derivan de ese incumplimiento? A este respecto habría que distinguir entre los aspectos procedimentales y los sustantivos.
En cuanto a la tramitación en sí, la respuesta es la que cabía esperar de los principios, expeditivos pero garantistas, de la PUSC: «Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda» [Reglamento, párrafo 5,e); vid. también párrafo 14]. Por tanto, el procedimiento sigue su curso. En cuanto a la faceta sustantiva o material, no se señala nada. Queda a criterio del grupo de expertos dar algún valor a la falta de contestación. En la medida en que constituye un incumplimiento, el grupo está facultado para «[sacar] las conclusiones que considere apropiadas» [Reglamento, párrafo 14,b)]. De este modo, podría entenderse que la falta de contestación implica dar por buenas las afirmaciones —como mínimo de hecho— del demandante o, simplemente, rendirse ante ellas por no poder oponerles argumento sólido alguno. También cabría —aunque es más arriesgado— interpretar el silencio como desinterés. Pero, en sentido contrario, nada impide que el grupo de expertos, atendidas las circunstancias, no extraiga conclusión negativa alguna y acabe incluso desestimando la demanda, sea por no ajustarse a la PUSC o por la insuficiencia de las pruebas y argumentos en que se basa. No hay que olvidar que la carga de la prueba de los elementos que definen las controversias sujetas a la PUSC (Política, párrafo 4) corresponde al demandante, y que el silencio del demandado no altera este principio.
La falta de contestación es bastante frecuente y, por tanto, la cuestión ha sido objeto de numerosas decisiones. Muchas derivan de este hecho conclusiones negativas, aunque no de manera automática o basándose en él de forma exclusiva, cosa que sería inadmisible. Más bien suele ser un elemento que reafirma, junto con otros, la mala fe o proceder abusivo del demandado[132]. Cabe señalar que también aquí hay quien ha observado diferencias entre proveedores[133].
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El párrafo 4,e de la Política remite esta cuestión al Reglamento, cuyo párrafo 6 establece el procedimiento, en términos ya comentados. En síntesis: los proveedores deben mantener listas públicas de expertos, con sus antecedentes profesionales. Si las partes no han optado por tres miembros, el grupo o panel será unipersonal y la selección la efectuará el proveedor, sin que quepan propuestas al respecto. Si se ha optado por que sean tres, el proveedor seleccionará un candidato de cada una de las listas propuestas por demandante y demandado, designando el tercero a partir de una lista de cinco, confeccionada por él mismo y sometida a consideración de las partes, para lograr un «equilibrio razonable» entre sus preferencias [Reglamento, párrafo 6,e)][134].
Los expertos deberán remitir al proveedor su declaración de aceptación, así como de imparcialidad e independencia (Reglamento, párrafo 7). Conforme al párrafo 6,f) del Reglamento, tras proceder al nombramiento de los expertos, el proveedor lo notificará a las partes, junto con «la fecha límite en la que, sin [salvo] que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado sobre la controversia».
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Las partes deben adjuntar a sus escritos de demanda y contestación «todo tipo de pruebas documentales» [Reglamento, párrafos 3,b),xiii y 5,b),ix)]. No hay, pues, una fase probatoria. Cuanto deba decirse y aportarse deberá haberlo sido desde el comienzo (certificados de registro de marca, volúmenes de facturación, publicidad, actas notariales etc.). Los documentos se presentarán en el idioma original, aunque el grupo de expertos puede pedir su traducción, total o parcial, al del procedimiento [Reglamento, párrafo 11,b)].
No obstante lo dicho, hay que considerar tres posibles fuentes de ampliación de la información y de las pruebas. En primer lugar, el grupo de expertos podrá exigir «otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes», además de la demanda y la contestación (Reglamento, párrafo 12). En segundo, si bien de forma excepcional, cabe que el grupo decida que «es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia» (Reglamento, párrafo 13). En tercero, aunque sin apoyo normativo expreso, hay que recordar las indagaciones ex officio que, de hecho, se están llevando a cabo por algunos grupos de expertos o panelistas.
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La resolución debe adoptarse en un plazo de catorce días a partir del nombramiento del panel. Un plazo ciertamente breve que, sin embargo, no planteará problemas graves en la medida en que, a diferencia de lo que sucede en la vía judicial, los expertos pueden regular su trabajo, asumiendo sólo el número de casos que pueden atender. Las resoluciones, cuando el grupo es de tres miembros, se toman por mayoría, dejando constancia, en su caso, de la opinión disidente. Su extensión podrá ser tasada por los Reglamentos Adicionales de los proveedores[135].
El contenido posible de la decisión está tasado por la PUSC. Cabe, en primer lugar, la desestimación, que podrá ser pura y simple, en el sentido de no darse los requisitos del párrafo 4,a) de la Política. Se contempla, no obstante, la posibilidad de declarar que ha existido hostigamiento o intento de secuestro a la inversa del dominio, definido como «la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado» (párrafo 1 del Reglamento, Definiciones). En este sentido, el párrafo 15.e) del Reglamento establece que: «Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe o [simplemente] que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo». La declaración no tiene mayores consecuencias, aunque podría llegar a influir de alguna manera en un eventual proceso judicial u otros procedimientos. Éste es, pues, el máximo riesgo que corre el demandante que inicia un PAO al amparo de la PUSC. No se puede decir que las declaraciones de mala fe de los demandantes abunden, pero tampoco son excepcionales[136].
En el caso de que la demanda se estime, la resolución se limitará a los remedios o «recursos jurídicos» que la PUSC contempla: «la cancelación del nombre de dominio [...] o la cesión al demandante». Lógicamente, será más frecuente lo segundo que lo primero, ya que la simple cancelación no convierte el dominio en res extra commercium sino que lo coloca en situación de disponible, pudiendo ser registrado por cualquier otra persona, incluido el mismo titular que lo ha perdido[137]. La decisión no contendrá más pronunciamientos. En particular, no incluirá declaraciones de derechos, compensaciones pecuniarias ni condenas en costas[138].
Es posible, no obstante, que el procedimiento concluya sin una decisión de fondo. En concreto, se producirá la simple terminación si las partes llegan a un acuerdo antes de la resolución o «si la continuación del procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo [...] a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el grupo de expertos» [Reglamento, párrafo 17, a) y b)]. La falta de pago de las tasas o la no subsanación de defectos (Reglamento, párrafo 4) también ponen fin al procedimiento, aunque en este último caso, más que de terminación, habría que hablar de no inicio.
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La decisión que cierra el PAO será comunicada por el proveedor, en el plazo de tres días naturales desde su recepción, a las partes y al registrador o registradores interesados. Éstos, en el plazo de diez hábiles, procederán a ejecutarla —notificándolo a las partes, al proveedor y a la ICANN— salvo si el titular del registro inicia acciones ante una jurisdicción competente, en los términos que ya ha habido ocasión de analizar [Política, párrafo 4,k)]. Con las salvedades asimismo comentadas, el proveedor publicará en Internet la resolución íntegra y la fecha de su ejecución (Reglamento, párrafo 16).
En caso de recurso, el registrador no ejecutará la resolución administrativa ni tomará medida alguna hasta que haya un acuerdo entre las partes o una conclusión del procedimiento judicial desfavorable al titular del nombre de dominio [Política, párrafo 4,k)].
Cabe observar que, si bien el Reglamento [párrafo 3,b) xiii] alude a un eventual «recurso» contra la resolución que se tome en el PAO (y, de forma más directa, la Guía de la OMPI afirma que es «impugnable»), en rigor sólo cabe hablar de recursos o de impugnación en sentido vulgar. El párrafo 4,k) de la Política se refiere al inicio —o existencia— de acciones judiciales contra el demandante por parte de quien fue demandado en el procedimiento administrativo. Pero, en la acción judicial aludida, no se discutirá el acierto o desacierto de la decisión administrativa o eventuales irregularidades en su adopción. Lo único que puede bloquear la ejecución de la decisión es una demanda contra el demandante del PAO, cuyo objeto —cabe suponer— será una discusión de fondo sobre el mejor derecho al dominio. Éste es un aspecto importante, porque si el demandante del PAO ostenta ese mejor derecho, serán por completo irrelevantes los defectos o excesos que se hayan podido cometer en la aplicación de la PUSC. Por poner un ejemplo, si en un PAO se estimara una demanda relativa a un topónimo no amparado en marca alguna, algo que la PUSC no contempla, el eventual pleito no tendría por qué hacer reproche alguno a la decisión recaída (ajena al pleito), limitándose a decidir si el topónimo da o no derecho al dominio.
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 | ICANN The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: |
| http://www.icann.org/ |
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Es una entidad privada no lucrativa creada a finales de 1998 para hacerse cargo de los aspectos técnicos y organizativos de la red cuando se decidió la privatización del DNS.
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| Web site de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: |
| http://www.ompi.org/ |
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Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
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| Web site de National Aritration Forum (NAF): |
| http://www.arb-forum.com |
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Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
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| Web site de e-Resolution: |
| http://www.eresolution.ca |
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Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
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| Web site de Institute for Dispute Resolution: |
| http://www.cpradr.org |
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Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política aprobada por la ICANN.
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| Sede virtual del Instituto de Derecho y de la Sociedad de la Información: |
| http://www.inisi.org |
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Sitio privado de carácter académico.
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| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: |
| http://arbiter.wipo.int/domains/models/UDRPflowchart-es.pdf |
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Sitio de la OMPI donde puede verse un resumen gráfico de la tramitación del procedimiento.
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| WIPO Internet Domain Name Processes: |
| http://wipo2.wipo.int/ |
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Informe final relativo a los Nombres de Dominio de Internet.
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| Domain Name Dispute Resolution Service: |
| http://arbiter.wipo.int/domains |
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Estudio sobre el Domain Name Dispute Resolution Service in 2000.
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[Fecha de publicación: septiembre 2001]
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