El DNS (Domain Name System) es un expediente técnico cuya función es facilitar la navegación al usuario. Presenta las direcciones IP bajo la apariencia de signos o de palabras (nombres), evitando así la memorización de largas combinaciones numéricas. La asignación de esos nombres a partir del principio de prioridad temporal ha generado, sin embargo, una aguda tensión con los titulares de diferentes derechos, en particular de propiedad intelectual y, más concretamente, de marcas. Las insuficiencias de la vía judicial para resolver, de forma rápida y eficaz, este tipo de conflictos llevaron a la creación por parte de la ICANN, el 26 de agosto de 1999, de un sistema alternativo no judicial y supranacional de indudable éxito en términos objetivos. Su análisis, teórico y aplicado, constituye el objeto de este trabajo.
|
|
 |
«When I use a word» Humpty-Dumpty said [...] it means just what I choose it to mean [...]. «The question is» said Alice, «whether you can make words mean so many different things». «The question is», said Humpty-Dumpty, «which is to be master -that's all.»
Lewis Carroll, Through the Looking Glass, cap.6: Humpty-Dumpty (1872)
|
Por razones directamente conectadas al orden y la paz social, el Estado ha intentado siempre asumir como función propia y exclusiva la solución de los conflictos, asignando esta tarea a órganos especializados que constituyen lo que conocemos como Poder Judicial. No obstante, salvo en períodos muy concretos, esa aspiración nunca ha sido incompatible con la existencia de expedientes alternativos, de diversa naturaleza, que permiten evitar el recurso a los tribunales; al menos en parte, ya que el Estado conserva el monopolio de la coacción y puede ser inevitable recurrir a él si la decisión recaída en el procedimiento alternativo no se cumple de forma voluntaria o si, antes, hacen falta pruebas que los interesados no se muestran dispuestos a facilitar de grado; por citar dos casos bien conocidos y recogidos de forma expresa en nuestra vigente Ley de Arbitraje de 1988.
La promoción y despliegue de estas vías alternativas (ADR, Alternative Dispute Resolution) corre a cargo de la industria especializada (hay mucho dinero que ganar) y, con frecuencia, del propio Estado; en particular en épocas como la presente, en la que —por razones ideológicas y económicas— corren aires desreguladores y antiintervencionistas. En el caso español, tampoco hay que olvidar el estímulo que puede suponer la distribución competencial entre el Estado central y el autonómico.
La defensa de las ADR suele basarse tanto en vicios ajenos como en virtudes propias. Cuando de vicios ajenos se trata, se dispara con bala contra la Administración de Justicia (olvidando que el presupuesto se aprueba en el Parlamento, a partir de un proyecto presentado por el Gobierno) y se la tacha de lenta, cara e ineficiente, dando a veces por sentado que cualquier otra vía funcionaría mejor, por el simple hecho de no ser judicial. Sin entrar ahora en lo que hay de cierto y falso en esas críticas, por fortuna las ADR también pueden promocionarse sobre virtudes propias: neutralidad, especialización, discreción, flexibilidad, etc. Son reales y bien conocidas, por lo que no es este el lugar para extenderse sobre ellas.
Ese entramado de intereses y razones objetivas ha conducido a una extraordinaria proliferación de ADR. Casi no hay norma, nacional o comunitaria, que se resista a sugerir una nueva. El resultado es tan vistoso como un zoológico. Hay ADR públicas (con la consiguiente reasignación de recursos a unas Administraciones que visten sus mejores galas de «prestadoras de servicios»; cuya eventual gratuidad —claro está— se paga vía impuestos) y privadas (la ya aludida industria de las ADR). La tentación de acudir a la ocurrente imagen usada por Hugenholtz, en materia de límites al derecho de autor, trayendo a colación el filme Criaturas peligrosas (Fierce Creatures)[1], se hace casi irresistible, pues, en efecto, el muestrario de ADR también incluye viejos dinosaurios, poderosos leones e inútiles —pero divertidos— monos. Como se verá, el sistema del que nos vamos a ocupar, cuya novedad lo aleja del primer grupo, también dista mucho de pertenecer al último. El Procedimiento Administrativo Obligatorio (PAO), puesto en marcha por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)[2] para hacer frente a la conflictividad entre marcas y nombres de dominio en la red, es —sin duda— una criatura de gran potencia y efectividad. Objetivamente, peligrosa.
|
| 1.
| El espacio de los conflictos: Internet y el DNS |
No tendría sentido explicar aquí qué es Internet y cómo está estructurado. A los efectos que interesan, bastará con recordar que se trata de una red abierta de ordenadores, conectados mediante los famosos protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Una red políticamente ácrata (se dice), pero técnicamente bien organizada. Cada ordenador dispone de un número IP que permite identificarlo y hace posible que los paquetes de información viajen y lleguen a su destino sin errores. El número IP consiste en una serie numérica de cuatro grupos con un máximo de tres cifras. Esas series no ponen a prueba la memoria de los ordenadores pero sí la de los usuarios. Por tal razón, las direcciones se les presentan bajo otra apariencia. No como series numéricas sino como palabras o signos de fácil memorización. Esas palabras o series de letras y números son lo que conocemos como nombres de dominio. Así, por poner un ejemplo, para acceder a la sede virtual del Instituto de Derecho y Sociedad de la Información no hace falta recordar la serie 172.16.1.68. Basta teclear www.inisi.org[3].
El Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS) está estructurado de forma jerárquica. En la cima se encuentran los dominios de primer nivel o Top Level Domains (TLD). Justo por debajo, a su izquierda en la serie, figuran los Second Level Domains (SLD), que son los que permiten identificar los sitios web. Los TLD son de dos tipos: genéricos (.com, .net, .org, .gov, .mil, .edu e .int; más otros siete aprobados recientemente[4]), y nacionales o de país (dos letras identificadoras, establecidas de acuerdo con la norma ISO-3166: .es para España, .de para Alemania, .fr para Francia etc.)[5].
La distinción entre dominios genéricos (generic TLD/gTLD) y de país (country code TLD/ ccTLD) es fundamental; aunque resulta equívoca, pues puede inducir a pensar que, en el primer caso, la presencia en la red es mundial, en tanto que en el segundo queda limitada a un territorio determinado. En realidad, gTLD y ccTLD proporcionan idéntica conectividad y presencia en la red, por más que, en un caso, la imagen que se proyecte pueda ser nacional y en el otro anacional.
Para tener una visión completa, a la distinción entre dominios genéricos y de país debe añadirse otra, aplicable a ambos, que separa TLD abiertos y restringidos, en función de las exigencias impuestas a las personas o entidades que pretenden registrar. En los TLD abiertos no hay restricciones. Sí las hay, en cambio, en los otros; con diversos grados o niveles. Así, en el caso de los gTLD, son abiertos los dominios .com, .net y .org, en tanto que son restringidos los dominios .edu (sólo para ciertas instituciones educativas) e .int (sólo para organizaciones internacionales), así como, de forma aún más estricta, los dominios .gov (sólo para órganos del gobierno de los EE. UU.) y .mil (sólo para el ejército de los EE. UU.). También en el caso de los ccTLD, hallaremos dominios abiertos y restringidos, en atención a diversos criterios (nacionalidad o residencia del registrante etc.). El dominio .cc (Coco Islands) y otros off shore domain names son ccTLD típicamente abiertos. El .es, por el contrario, es claramente restringido.
|
| 2.
| La interfaz del DNS y los signos identificativos |
El DNS, como se ha dicho, es un sistema de asignación de direcciones pensado para localizar las máquinas conectadas a la red y simplificar la navegación a los usuarios. Pero, rápidamente, a la pura función mnemotécnica se le añadió otra identificadora. No se trataba ya sólo de ser localizable, sino también de estar en la red con la misma identidad utilizada fuera de ella, evitando además confusiones o interferencias de terceros. El Corte Inglés quería ser elcorteingles.com; Campsa, campsa.com y así sucesivamente, impidiendo al propio tiempo que otros registrasen los mismos nombres bajo .net y .org, o bien nombres semejantes, capaces de inducir a error, como el-corte-inglés.com, kampsa.com y demás variaciones por el estilo. La convivencia de nombres idénticos bajo diferentes gTLD, acaso posible con otro tipo de protagonistas, saltó hecha añicos con la entrada en juego de las marcas. A sus titulares no les gustan las viviendas adosadas. Prefieren las construcciones aisladas, rodeadas de un amplio espacio exento.
Sin embargo, el deseo de preservar el valor de la marca reduce el espacio disponible en la red. Además, y sobre todo, a menudo son varios quienes —con más o menos títulos— pueden mostrarse interesados en un nombre determinado. ¿Cómo asignar en estas situaciones los nombres de dominio y decidir eventuales conflictos entre el registrante y otros pretendientes? ¿Cómo evitar también las variantes puramente parasitarias o perturbadoras?
En el caso de los gTLD abiertos, el sistema se basa en un criterio muy simple: first come first served, que evoca el prior tempore potior iure, aunque éste tenga una carga jurídica de la que aquél carece, pues el registro de un nombre de dominio no confiere derechos más allá de los resultantes del contrato[6]. Los gTLD abiertos se asignaron a los primeros que lo solicitaron, conforme a la regla de la primera posesión y sin reconocer o exigir títulos anteriores ajenos a la red (regla de la propiedad atada o vinculada)[7]. Era inevitable que este sistema generase conflictos con derechos creados por y para otros ámbitos, pero que, de alguna forma, aspiraban a extenderse a la red[8]. De este modo, el registrante del dominio podía tener ante sí a frustrados titulares de derechos de la personalidad (nombres, seudónimos...), derechos de autor (títulos de libros o películas, personajes...), marcas y, en general, otros signos identificativos de variada naturaleza (acrónimos de organizaciones, topónimos, indicaciones geográficas...).
La interfaz con el DNS (administrado en forma privada y de proyección mundial) resultaba especialmente conflictiva en el caso de los derechos de propiedad intelectual (que se administran en forma pública y tienen proyección territorial)[9]. Los titulares de marcas, en particular, denunciaban el sistema por considerarlo propenso a la violación de sus derechos y al parasitismo. Los titulares de dominios, por su parte, contraatacaban —o se defendían— acusando a aquéllos de querer apropiarse abusivamente de lo que no les pertenecía y de pretender extender el sistema de marcas más allá de lo que serían su espacio y función naturales[10]. Así, mientras unos hablaban de ciberocupación o ciberpiratería[11], los otros les respondían en términos de acoso o secuestro invertido (reverse domain hijacking). Se ha usado y abusado de la imagen del Far West[12]. Pero es tan plástica y real que resulta difícil no recurrir a ella. A fin de cuentas, el desarrollo del llamado ciberespacio tiene algo en común con los procesos de ocupación de tierras que tuvieron lugar en los EE. UU. a lo largo del siglo XIX; con la pequeña diferencia —eso sí— de que, en nuestro caso, la asignación de papeles (indígenas, tramperos, colonos, etc.) dista mucho de ser clara.
Es probable que el conflicto se atenúe o incluso desaparezca en el futuro de la mano de nuevos sistemas o métodos de navegación y localización. Pero, hoy por hoy, aunque sobredimensionado por el ruido de unos cuantos casos famosos y la intensa actividad de una minoría de agitadores, el problema es real. Está en juego la presencia o, al menos, la identidad en la red.
Para los titulares de derechos de propiedad intelectual, el daño derivado de la pérdida —rectius, no adquisición— del dominio es importante, y causado, además, a un coste comparativamente muy bajo (el de registro)[13]. Hay que tener en cuenta, además, que, a diferencia de lo que sucede en el mundo físico, en el que las marcas y los productos o servicios correspondientes suelen ser vistos por los consumidores de forma simultánea, en Internet la información es más neutra. Las palabras no indican más que direcciones. Sólo cuando los usuarios acceden a ellas —y el acceso ya tiene un valor— llegan a saber realmente a qué oferta corresponden. Esta circunstancia puede haber contribuido a una preocupación excesiva de los titulares de marcas. Aun así, resulta muy comprensible que se movilizaran en demanda de soluciones a los problemas que les creaba el desarrollo de Internet.
Sin embargo, tampoco hay que perder de vista los intereses de quienes, tras registrar un dominio, han puesto en marcha múltiples iniciativas, comerciales o no, contribuyendo al acelerado crecimiento de la red y al consiguiente beneficio para las empresas de infraestructuras (en el Far West los colonos consiguieron fincas y trabajo, pero los grandes beneficios los hicieron las empresas de ferrocarriles, telégrafos, etc.). La imagen de los pioneros que, tras afrontar riesgos y ensanchar el nuevo mundo, ven llegar a quienes en principio no creyeron en él, dispuestos a arrebatarles sus tierras con un ejército de juristas especializados y la complicidad de organizaciones de dudoso carácter democrático, es también una imagen poderosa. ¿Despojo o recuperación?[14]... En todo caso, cualquiera que sea el símil usado, conviene no olvidar que las imágenes, buenas para explicarse o comunicar ideas, son pésimas, o al menos muy peligrosas, para el análisis[15].
|
| 3.
| Tutela preventiva y tutela reactiva: seguridad vs. agilidad |
Como es notorio, hay dos formas de afrontar los problemas: evitarlos (a priori) o zanjarlos (a posteriori). Cada una de esas opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En líneas generales, la primera favorece la seguridad en contra de la agilidad, en tanto que la segunda prima ésta sacrificando aquélla. Por supuesto, lo normal es una combinación de ambas. Cuestión de equilibrio; como siempre.
En el caso de los nombres de dominio, la tutela preventiva se traduce en requisitos y controles, más o menos estrictos, a los que se ven sometidos los solicitantes. Un buen ejemplo de este planteamiento lo tenemos en la normativa que se aplica al dominio .es. Basta leer la Orden del Ministerio de Fomento de 21-3-2000 para percatarse de ello[16]. Se ha buscado, explica el Preámbulo, «el equilibrio entre flexibilidad y seguridad», distinguiendo entre nombres de dominio «regulares» y «especiales». La utilización de los primeros «está abierta a todos los interesados»; pero siempre, se añade de inmediato, «que tengan derecho a ellos». No en otro caso. Los dominios «especiales», por su parte, se limitarán «a aplicaciones concretas» y serán asignados por la Secretaría General de Comunicaciones o de acuerdo con las reglas que ésta establezca. El registro de dominios regulares o especiales bajo el .es no sigue, pues, un criterio puro y simple de primera posesión. Hay que ostentar un derecho o título previo de otra naturaleza. Sólo con tal derecho o interés cualificado podrá darse el salto al ciberespacio[17]. Cabe suponer que el sistema evitará muchos problemas, aunque creará otros y, seguramente, hará difícil el crecimiento del ccTLD español.
Si no se establecen controles y exigencias previas, en cambio, los registros son más fáciles, con el consiguiente beneficio para el crecimiento de la red. Pero la probabilidad de conflicto aumenta y, por ello, resulta más necesario disponer de mecanismos ágiles y eficaces de solución. Éste es precisamente el caso de los gTLD abiertos, .com, .net y .org. En ellos, la existencia de barreras de acceso muy bajas —en términos de coste y formalidades— ha posibilitado un crecimiento espectacular. Pero, al propio tiempo, ha propiciado prácticas predatorias y parasitarias a las que urgía poner coto. Y a ello se aplicaron los perjudicados, acudiendo a los tribunales competentes[18]. No obstante, el carácter mundial de la presencia en la red, la posibilidad de registrar el mismo nombre en diversos TLD, los costes y, en ocasiones, la lentitud, disminuían la eficacia de esta solución. No era extraño que hubiera que entablar múltiples demandas en diversas jurisdicciones, con serios problemas de ejecución, además. De ahí que, rápidamente, se exploraran soluciones alternativas, no judiciales y de naturaleza supranacional.
|
| 4.
| De la vieja a la nueva Política. Iniciativas en curso |
Como se ha dicho, al basarse el sistema de registro de dominios de segundo nivel bajo .com, .net y .org, en el principio first come first served, los conflictos con titulares derechos de diversa naturaleza, en particular marcas, eran inevitables. La vieja DNDP (Domain Name Dispute Policy) de Network Solutions Inc. (NSI)[19] exigía al registrante una declaración de exactitud de los datos de registro, así como del desconocimiento de infringir con él derechos de terceros y de la inexistencia de propósitos ilícitos por su parte. Era una medida prudente —que la nueva Política mantiene y refuerza—, pero resultaba insuficiente. Por tal razón, en previsión de eventuales conflictos, en la DNDP se establecía también un procedimiento conforme al cual cualquiera que se considerara perjudicado por el registro de un dominio de segundo nivel bajo los gTLD .com, .org y .net, podía suscitar la correspondiente controversia o disputa. Para ello se requería acreditar la titularidad, en cualquier país, de una marca idéntica al nombre dominio, así como haber informado de este hecho y del perjuicio consiguiente al registrante y titular de éste.
Suscitada la controversia, la vieja Política distinguía en función de las fechas de registro. Si la del dominio resultaba ser anterior a la de la marca, NSI no emprendía acción alguna. En caso contrario, correspondía al demandado demostrar que, a su vez, ostentaba alguna marca registrada con anterioridad a cualquier notificación que le hubiera remitido el demandante. Si el registro del dominio era posterior a la fecha de la certificación de marca del demandante y el demandado no proporcionaba su propio certificado en el plazo de 30 días desde la comunicación de NSI, ésta —cumpliéndose ciertos requisitos— le facilitaba un nuevo dominio y le permitía mantener ambos simultáneamente, por un plazo máximo de 90 días, para facilitar un tránsito adecuado hacia el nuevo dominio. Transcurridos los 90 días de uso simultáneo, el dominio controvertido pasaba a la situación de hold (en espera o en suspenso), hasta la resolución de la disputa. Mientras tanto, el dominio no estaba disponible para su uso por ninguna de las partes.
A la misma situación on hold se llegaba de forma más rápida si, en el plazo de 30 días desde la notificación de la controversia por parte de NSI, el registrante demandado no llevaba a cabo, y notificaba, una de las siguientes actuaciones: 1) proporcionar la documentación relativa a su propia marca, de fecha anterior al conocimiento de la disputa, 2) renunciar al dominio y transferirlo al demandante, 3) registrar un nuevo dominio para su uso simultáneo con el disputado durante el plazo de 90 días, o 4) iniciar una acción civil de acuerdo con la sección 10 de la Política. En cualquier caso, NSI restituía o reactivaba el dominio o bien no lo situaba on hold si: 1) recibía una orden en tal sentido de un tribunal competente o de un órgano de arbitraje, 2) recibía cualquier otra prueba satisfactoria de las partes acerca de la resolución de la disputa, o 3) el demandante solicitaba que el dominio no fuera puesto on hold.
Con independencia de lo anterior, y de acuerdo con la sección 10 de la Política, si el registrante demandado iniciaba una acción relativa al dominio ante un tribunal competente, y así lo acreditaba ante NSI, ésta mantenía el statu quo del dominio (activo o on hold) hasta que recayera resolución judicial, provisional o definitiva, al respecto. Lo mismo sucedía si la acción judicial la emprendía el demandante.
La inexistencia de una tutela preventiva eficaz (al no exigirse títulos previos ni verificarse los datos de los solicitantes) y, sobre todo, lo insatisfactorio de la tutela reactiva (necesidad de identidad perfecta con la marca y, en el mejor de los casos, suspensión del dominio hasta la decisión de los tribunales competentes), plantearon la necesidad de una nueva Política que mejorase, en lo posible, el sistema de registro y, al propio tiempo, estableciera un procedimiento expeditivo y eficaz para la solución extrajudicial de los conflictos generados. A este objeto, se recurrió a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), encargándole el estudio del problema y la formulación de propuestas para resolverlo[20].
Como resultado de este encargo y tras un largo y complejo proceso, en abril de 1999 la OMPI presentó un Informe, que serviría de base a la nueva Política de la ICANN en materia de gestión de dominios y propiedad intelectual[21]. En el Informe, la OMPI proponía, básicamente, dos cosas: de un lado, mejorar las prácticas de registro para reducir la conflictividad y, en cualquier caso, situarse en mejores condiciones de afrontarla; y, de otro, crear sistemas alternativos de solución de controversias, ajustados a una serie de precisas recomendaciones destinadas a asegurar su efectividad[22].
En relación con lo primero, la propuesta se orientaba a potenciar la naturaleza contractual del acto de registro, asegurando la suficiencia, exactitud y disponibilidad de los datos suministrados por el registrante, así como el carácter vinculante de sus declaraciones[23]. En cuanto a lo segundo, las recomendaciones formuladas en el Informe se concretaban en una lista de principios que, a juicio de la OMPI, debería cumplir cualquier procedimiento alternativo de solución de controversias[24] : 1.º) Permitir resolver el problema suscitado de forma expeditiva y económica, pero sin cerrar las puertas a procedimientos más amplios, si así lo decidieran las partes de común acuerdo; 2.º) permitir tomar en consideración «todos los derechos e intereses pertinentes de las partes», así como garantizarles un tratamiento justo; 3.º) tener carácter uniforme para todos los TLD abiertos, pero sin exigir que el proveedor del servicio de solución de controversias sea el mismo para todos los casos; 4.º) no impedir el recurso a los tribunales, dejando libertad a la parte afectada para acudir a ellos y asegurándole que, en caso de recurrir al procedimiento administrativo, la decisión eventualmente recaída no le impide solicitar la resolución judicial de la controversia; 5.º) dejar claro que las decisiones dictadas en el procedimiento administrativo y los principios de ellas resultantes no vinculan a los tribunales nacionales, quedando a criterio de éstos darles o no alguna relevancia; 6.º) garantizar la celeridad de las decisiones, limitando su alcance a la situación del dominio y sin reconocer, por tanto, compensaciones monetarias o incluir pronunciamientos sobre la validez de las marcas; 7.º) asegurar la directa ejecutabilidad de las decisiones por parte del órgano de registro correspondiente; 8.º) excluir la participación de los registradores en el procedimiento, excepto para aplicar las resoluciones y, acaso, proporcionar información al órgano decisor, y 9.º) establecer la prevalencia de las decisiones dictadas por los órganos judiciales competentes, sobre las recaídas en el procedimiento alternativo.
Haciendo suyas buena parte de las anteriores recomendaciones, el 26 de agosto de 1999, la ICANN aprobó su Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (PUSC, la Política[25]), así como el Reglamento de la Política Uniforme (el Reglamento)[26], que entraría en vigor en enero de 2000. Ésta es la normativa básica del sistema, a la que habrá que añadir, en cada caso, el correspondiente Reglamento adicional, aprobado por el concreto proveedor de servicios al que la solución de la controversia se haya sometido[27].
La PUSC se ha apartado de la vieja DNDP de NSI en los puntos más problemáticos. Así, ya no se exige identidad entre marca y nombre de dominio (se admite también la similitud capaz de confundir) y el dominio controvertido no se pone on hold, con lo que su titular puede seguir usándolo durante el procedimiento[28].
Actualmente, con la PUSC ya en marcha, se está estudiando la posibilidad de extenderla, en su versión actual o modificada, a otros conflictos y otros gTLD. En este sentido, conforme a una petición de varios Estados formulada en junio de 1999, La OMPI abrió un Segundo Proceso relativo a los nombres de dominio, para examinar ciertas cuestiones que habían quedado al margen del Primer Proceso cerrado por el Informe de abril de 1999. Este Segundo Proceso tiene por objeto el registro abusivo y de mala fe de nombres de dominio que infringen derechos sobre: nombres propios de persona; denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI); nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales (por ejemplo, Naciones Unidas); indicaciones geográficas, términos geográficos e indicaciones de procedencia, y, en fin, nombres comerciales[29].
En segundo lugar, dada la importancia creciente de los ccTLD, se ha pedido a la propia OMPI que elabore un programa de cooperación para asesorar a sus administradores en lo que atañe a la relación entre dominios y propiedad intelectual. A este objeto, se ha redactado un documento sobre Prácticas Óptimas sobre Prevención y Solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD[30], susceptible de ser utilizado por los correspondientes administradores para establecer su propia política.
|
| 5.
| Normativa aplicable en el PAO: principios universales y normas nacionales |
La PUSC se basa en tres documentos normativos, cuya fuerza deriva —como se verá— de los contratos que ligan, o simplemente benefician, a los diversos protagonistas del sistema (ICANN, órganos de registro, proveedores del servicio de solución de conflictos, registrantes y, en fin, terceros titulares de marcas). Estos documentos son: la Política, el Reglamento y los Reglamentos adicionales. En el primero se establecen las controversias a las que se aplicará el PAO y se fijan los criterios materiales de solución. Los otros dos regulan el procedimiento, ya sea en sus aspectos básicos o en sus detalles[31]. En cada caso, habrá que verificar cuál es la versión vigente en el momento del inicio de la controversia, pues la PUSC y sus instrumentos normativos son susceptibles de modificación, como expresamente declara el párrafo 9 de la Política.
Con referencia a la normativa aplicable, conviene advertir que el PAO no tiene por objeto llegar a soluciones de pura y simple equidad a partir de apreciaciones fácticas, aunque a veces pueda parecerlo. Las decisiones son jurídicas o de Derecho y más técnicas de lo que acaso cabría pensar en una primera aproximación. Qué es «marca», qué se entiende por «derecho o interés legítimo», en qué consiste la «buena fe» y otros conceptos manejados por la PUSC distan mucho de ser nociones vulgares. Sobre ellos hay abundante material —legislativo, jurisprudencial y doctrinal— en la mayor parte de los ordenamientos y no será raro que aflore en las decisiones de los grupos de expertos.
No obstante, en principio, el objetivo de la PUSC es salir al paso de prácticas ilegales universalmente condenadas, evitando entrar en aquello que podría tener distinta solución en función del foro competente y la legislación aplicable. Lo ideal sería limitarse a problemas y aplicar criterios que trasciendan a las leyes y jurisprudencias nacionales, para crear una suerte de ius commune en materia de ciberocupación. En este sentido, y en el plano teórico, parece correcta la doctrina expuesta en el caso joseluissampedro.com : «En cuanto a la aplicación de los principios de la legislación española que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el panelista tiene ya adoptada una posición que ratifica en el presente Caso: siendo la ICANN una autoridad global y los gTLD recursos globales, los "derechos" a que la Política se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurídico nacional concreto sino en los principios generales comúnmente aceptados por el Derecho en las diferentes jurisdicciones nacionales. Esta postura encuentra acomodo en el artículo 15.º de las Reglas, que establece que: "El panel decidirá [...] y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables". La aplicación de dichos principios de derecho contribuye a establecer una uniformidad en la interpretación que redunda en beneficio de todas las partes, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde tengan su sede»[32].
La doctrina anterior es plenamente suscribible. Pero, en la práctica, no será fácil evitar la utilización de normas o criterios nacionales. Sobre todo cuando el propio Reglamento afirma que el grupo de expertos llamado a decidir podrá hacerlo con base no sólo en los documentos de la PUSC sino también en «cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables» [párrafo 15,a)]. Ello puede llevar a la aplicación de leyes o criterios jurisprudenciales de naturaleza nacional; algo que puede ser inocuo si las partes son de la misma nacionalidad, pero muy conflictivo en caso contrario. A este respecto, los problemas suscitados por la aplicabilidad o no de la PUSC a los nombres de personas, que algunas decisiones han incluido en el concepto de marca, son suficientemente elocuentes[33].
Es de esperar, no obstante, que poco a poco se vaya creando un corpus de jurisprudencia de la propia PUSC. En este sentido, cabe suponer que las decisiones se basarán, o al menos tendrán en cuenta, los precedentes. Contribuirán a ello tanto la facilidad de consulta (ya que las decisiones se publican en la red[34]) como el sentido común. La OMPI, en su Informe, no ocultaba su deseo de que, «la utilización del procedimiento administrativo de solución de controversias lleve al establecimiento de un cuerpo de principios que puedan ofrecer directrices en el futuro»[35]. De hecho, se observa una clara tendencia a tener en cuenta las resoluciones dictadas con anterioridad, sea para apoyarse en ellas o —más raramente— para criticarlas. Sin embargo, conviene no olvidar que la PUSC no se basa en una estructura organizativa jerarquizada, con un sistema de recursos para la unificación de criterios o de sujeción al precedente. Los precedentes no sólo no vinculan a los tribunales a los que puede acabar llegando el conflicto, sino tampoco a los propios grupos de expertos o panelistas que actúan en el marco de aquélla.
|
| 6.
| Naturaleza del Procedimiento Administrativo Obligatorio |
El Procedimiento Administrativo Obligatorio (PAO) de la PUSC puede definirse o, si se prefiere, describirse partiendo de una triple negación: no es judicial, no es mediación y —sobre todo— no es arbitraje. En cuanto a lo primero, huelgan comentarios. Como ya ha habido ocasión de señalar, la concreta puesta en práctica del PAO está encomendada a diversos Proveedores de Servicios de Solución de Controversias, aprobados por la ICANN. Esos proveedores nombran a los grupos de expertos llamados a decidir (ésta es, sin duda, su misión más importante) y les proporcionan infraestructura administrativa, corriendo de su cuenta también la relación directa con los órganos de registro y las partes en conflicto. Ni en el inicio del PAO, ni en su tramitación, ni en la ejecución de la decisión recaída interviene órgano judicial alguno, salvo, en cuanto a la ejecución, en la medida en que el perjudicado quiera evitarla iniciando acciones ante los tribunales competentes, una vez concluido el procedimiento. Lo segundo (que el PAO no es mediación) resulta también evidente. Aunque el acuerdo sea posible, e incluso deseable, el procedimiento no se orienta en absoluto a aproximar las posiciones de las partes. Si el acuerdo se produce, el PAO dejará de tener sentido y se le pondrá fin[36]. Pero su verdadero y único objeto es llegar a una decisión dirimente, no pactada sino impuesta. Cabría pensar por ello que se trata de un arbitraje. Sin embargo, como queda dicho, tampoco esta tercera posibilidad es exacta. A pesar de ciertos malentendidos y de la equívoca denominación coloquial que a veces se le da, el PAO no es un sustitutivo de la actuación judicial. La decisión recaída en él no constituye un laudo que cierre las puertas al debate judicial, con la salvedad de los limitados recursos que la Ley contempla, como sucede en el arbitraje. Al contrario, conforme a las recomendaciones del Informe de la OMPI, la decisión del grupo de expertos es ejecutiva, pero deja intacta la posibilidad de un debate pleno ante los tribunales. Desde este punto de vista, las características más relevantes del PAO son:
|
|
El procedimiento se define como «administrativo» y «obligatorio». Ningún titular de dominios sujetos a la PUSC puede sustraerse a él. La oposición o rebeldía no impedirán que se inicie y siga su curso hasta una decisión. La obligatoriedad deriva del hecho de que la aplicación de la PUSC es requisito de la actividad registral (relación registradores-ICANN) y de que, como consecuencia de ello, la sujeción al PAO forma parte necesaria del contrato de registro (relación registrador-registrante). Según el párrafo 1 de la Política, ésta «se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre [el registrante] y cualquier otra parte [distinta del registrador] sobre el registro y utilización del nombre de dominio». En el mismo sentido, el párrafo 4,a) fija el tipo de controversias en las que el registrante «deberá someterse a un procedimiento obligatorio»; y, antes, el párrafo 3,a) dispone que el registrador ejecutará las medidas decididas en él. Estos principios constan, como cláusulas, en los contratos de registro[37]. Técnicamente, se trata de contratos o estipulaciones en favor de terceros, ya que los beneficiados, titulares de derechos de propiedad intelectual perjudicados por el registro, carecen de la condición de parte y, en su momento, podrán decidir si se acogen a la estipulación o prefieren acudir a la vía judicial.
No hay, pues, acceso al dominio sin aceptación de la PUSC, cuya aplicación, como se ve, se apoya en última instancia en la voluntad de las partes. Una voluntad, por supuesto, más formal que real, en la medida en que la única forma de sustraerse a la PUSC pasa por la renuncia a registrar dominios sujetos a ella. De hecho, ni siquiera es posible mantenerse a cubierto de eventuales modificaciones. Si la PUSC varía, el cambio no sólo se aplicará a los nuevos solicitantes de dominios, sino también a los titulares anteriores, sin perjuicio de que los procedimientos en curso se tramiten de acuerdo con las normas vigentes en el momento de iniciarlos. Como en el caso anterior, la única vía de escape —fatal— es la renuncia al dominio. En este sentido, el párrafo 9 de la Política dispone que: «El registrador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN. El registrador publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha, o con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho [además] al reembolso de las tasas pagadas al administrador. Asimismo se le aplicará la Política revisada hasta que cancele su registro de nombre de dominio»[38]
La posibilidad de exigir el sometimiento con ocasión del registro es precisamente la fuerza del sistema. Pero también puede ser la causa de su debilidad, si la validez total o parcial del contrato (de adhesión, con condiciones generales, a menudo de consumo y semejante para todos los registradores) llegara a ponerse en duda ante los tribunales competentes [39].
Ciertamente no está en juego la presencia en la red, ya que siempre cabe solicitar un dominio libre no registrado. Pero la gravedad del asunto merecería un análisis atento.
Como muestra de lo delicado de la cuestión del sometimiento contractual a procedimientos alternativos a la vía judicial, resulta interesante la llamada de atención incluida en el documento de la OMPI sobre Prácticas Óptimas para ccTLD[40]: «Teniendo en cuenta que la validez jurídica y la obligatoriedad de la cláusula de sometimiento están inextricablemente relacionadas con la legislación que rige el acuerdo de registro, la formulación específica de la cláusula y la forma en que el titular dé su consentimiento se debería discutir con un abogado local versado en esa legislación». La misma advertencia se hace en relación con los registros anteriores a la entrada en vigor de la nueva Política: «Desde un punto de vista contractual, es importante tener en cuenta que la inserción de una cláusula de sometimiento en un acuerdo de registro, como tal, cubrirá únicamente a los nuevos titulares [...] y no a aquellos que hayan registrado nombres de dominio con anterioridad [...]. Sería posible garantizar que los titulares antiguos también estén cubiertos por la nueva política de solución de controversias [...] pero la manera específica de conseguirlo dependerá de la formulación del actual acuerdo de registro y de la legislación que le sea aplicable. Este tema también es mejor tratarlo con un asesor jurídico local».
En cualquier caso, volviendo a los gTLD sujetos a la PUSC, habrá que esperar eventuales resoluciones judiciales, que deberán empezar por establecer su propia competencia y pronunciarse sobre las cláusulas de sumisión expresa a leyes y tribunales de países determinados, que aparecen en los contratos de registro[41].
|
|
|
El PAO no sustituye ni precede de forma obligada a la vía judicial [párrafo 4,k) de la Política]. Quien considere que el registro de un nombre de dominio viola sus derechos —de propiedad intelectual o de otra naturaleza— puede acudir directamente a la jurisdicción competente, aunque concurran las circunstancias que permiten aplicar la PUSC, y otro tanto podrá hacer el titular del dominio afectado, si desea anticiparse a lo que considera una situación de acoso u hostigamiento[42]. También cabe iniciar acciones judiciales mientras el PAO está en curso. Lo mismo vale para la vía arbitral strictu sensu.
En ninguno de los casos, sin embargo, se producirá nada parecido a la litispendencia. Las acciones judiciales o arbitrales y el PAO discurrirán en paralelo, sin interferencias; sin perjuicio del valor que los tribunales y órganos de arbitraje quieran dar a las manifestaciones de las partes y a la apreciación de hechos efectuadas en el curso del procedimiento. El grupo de expertos, no obstante, sí podría decidir la suspensión del PAO a la vista de la existencia o el inicio de acciones judiciales o, cabe suponer, de un arbitraje. A este respecto, el párrafo 18,a) del Reglamento de la Política Uniforme prevé que: «En caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continúa con el mismo hasta adoptar una resolución»[43]. A este efecto, las partes vienen obligadas a notificar «cualquier otro procedimiento jurídico [judicial o arbitral strictu sensu] que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda» [Reglamento, párrafos 3,b),xi) y 5,vi)]. Asimismo: «En caso de que una parte inicie procedimientos judiciales durante el período de resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, lo notificará inmediatamente al grupo de expertos y al proveedor» [Reglamento, párrafo 18,b)].
Finalmente, el eventual fracaso de una demanda al amparo de la PUSC tampoco impide el recurso a la vía judicial, ni la condiciona en modo alguno. El frustrado demandante podrá iniciar acciones ante la jurisdicción competente, en la que acaso podrá obtener lo que no logró en el PAO (no se olvide que el registrador está obligado, conforme al párrafo 3,b) de la Política, a cancelar, transferir o modificar los registros «una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente»). Del mismo modo, ambas partes (también el titular del dominio que haya vencido) podrán usar la vía judicial para plantear pretensiones ajenas al PAO, como declaraciones de derechos o posibles compensaciones pecuniarias.
|
|
|
El procedimiento no sólo es obligatorio sino también ejecutivo, en lo que atañe a la situación del dominio. De acuerdo con el párrafo 3 de la Política, el registrador podrá cancelar, ceder o realizar cambios en el registro de un nombre de dominio no sólo cuando así se lo ordene el titular o un órgano judicial o arbitral competente, sino también: «Una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN».
Éste es uno de los aspectos más atractivos de la nueva Política para los demandantes y una de las mejoras más relevantes respecto a la situación anterior. La decisión del grupo de expertos vincula al registrador, que procederá a ejecutarla de inmediato sin incurrir por ello en responsabilidad alguna frente al registrante, al estar protegido por la arquitectura contractual del sistema[44].
No obstante, existe una posibilidad de impedir la ejecución, mediante el recurso a los tribunales por parte del titular del dominio perjudicado por la decisión. En este sentido, el párrafo 4,k) de la Política dispone que: «Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles [correspondientes al lugar de su oficina principal] tras haber sido informado [...] antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3,b),xiii) del Reglamento [....]. Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido: i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de su orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio».
El registrante perjudicado por la decisión puede acudir, obviamente, a la jurisdicción que estime oportuna. Pero, a los efectos de la suspensión de la ejecución, la única relevante es aquella a la que se haya sometido el demandante al iniciar el PAO. Esta previsión resulta sumamente útil y resuelve una cuestión que, de otra forma, sería complicada. En este sentido, el párrafo 3,b),xiii) del Reglamento, al establecer el contenido de la demanda, exige: «Declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a [any challenges to] la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el dominio, a los tribunales competentes». Contra lo que podría parecer, sin embargo, no se trata de una declaración genérica. Hay que especificar. Aunque la normativa resulta confusa, el demandante debe someterse al menos a una de las dos jurisdicciones contempladas en el párrafo 1 del Reglamento, que son: la del registrador (correspondiente a su oficina principal) y la de la parte demandada (correspondiente al domicilio que conste en la base de datos Whois del registrador, en el momento de la presentación de la demanda). La demanda tipo o modelo que la OMPI tiene a disposición de quienes recurren a ella como proveedora de servicios, es clara al prever en su apartado VIII: «Jurisdicción del registrador o de la otra parte [Reglamento, pfo. 3,b) xiii]. 15.- De conformidad con el párrafo 3,b),xiii), el demandante acepta someterse, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar los nombres de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en [especifique los órganos judiciales en al menos uno de ellos]: a) la oficina principal del registrador interesado (siempre y cuando el demandado se haya sometido en su acuerdo de registro a esa jurisdicción para la determinación de las controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de ella), o b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos Whois del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro de la OMPI»[45].
La posibilidad de bloquear la ejecución de la decisión del grupo de expertos recurriendo a los tribunales es, sin duda, una garantía importante en favor de los titulares de dominios. No obstante, el plazo que se les da no es precisamente generoso y, en cualquier caso, el remedio puede tener un elevado coste económico, sobre todo si la jurisdicción competente es de otro país[46]. Si no de jure, sí de facto pueden darse situaciones de indefensión, sobre todo por la extrema brevedad del plazo.
|
|
| 7.
| El PAO y los rasgos generales de las ADR. Balance provisional de la experiencia |
El PAO de la PUSC es un procedimiento alternativo interesante, pero, como se apuntaba al principio, objetivamente peligroso. Puede ser útil analizarlo a la luz de las ventajas que suelen predicarse de las ADR en general, y del arbitraje en particular, para ver en qué medida se cumplen y, en su caso, en favor de quién. Que la PUSC es eficaz está fuera de duda. Pero hay algunas sombras; al menos cierta polémica, que afecta, en particular, a la ecuanimidad del trato dispensado a las partes y a las lecturas que cabe hacer de su ámbito objetivo.
|
|
Los órganos judiciales son independientes en la toma de decisiones y, en principio, no cabe dudar de su imparcialidad. Sin embargo, tienen una conexión nacional que los hace poco adecuados cuando las controversias carecen de este carácter. Los proveedores de servicios de solución de conflictos, en cambio, carecen de vinculación formal o dependencia directa respecto de los Estados y, por tanto, sí son neutrales[47]. Cabe esperar que, asimismo, serán imparciales e independientes. No obstante, se cierne sobre ellos la sospecha —fundada o no— de un posible favoritismo hacia los demandantes, como colectivo. Hay que recordar que los proveedores son varios, que actúan en régimen de competencia y que quienes escogen entre ellos no son los titulares de dominios sino los de marcas, únicos legitimados para poner en marcha el PAO. Parece razonable suponer que los demandantes tenderán a acudir a aquél proveedor cuyo historial les parezca más favorable a los derechos de propiedad intelectual[48]. Existe, pues, un cierto riesgo de forum shopping[49].
En cuanto a los expertos o panelistas, tampoco hay por qué dudar a priori de su imparcialidad e independencia. Son seleccionados por los proveedores, teniendo en cuenta su competencia profesional y probidad. Pero son independientes en su actuación[50]. Figuran en listas públicas[51] y también lo son sus resoluciones; aunque, probablemente, de esta información puedan sacar más partido las empresas titulares de marcas (que cuentan con abogados especializados) que los titulares de dominios demandados (a menudo ajenos al mundo de la propiedad intelectual y carentes de servicios jurídicos), salvo —en este último caso— si son habituales de la PUSC.
También es el proveedor seleccionado quien asigna los conflictos a los grupos de expertos o panelistas. Las partes quedan completamente al margen, excepto cuando solicitan un grupo de tres. En este caso, ya parta la propuesta del demandante o del demandado, ambos deberán suministrar los nombres de tres candidatos, tomados de la lista de cualquier proveedor, sea éste o no el escogido para administrar el procedimiento [Reglamento, párrafos 3,b),iv), 5,b),v y 6,d)]. Se procurará —no es otro el compromiso— que del grupo forme parte un miembro de cada lista[52]; en tanto que el tercero será nombrado a partir de un listado de cinco, presentado por el proveedor a las partes a partir de su propia lista de expertos. Demandante y demandado podrán manifestarse al respecto, pero la decisión final será del proveedor, que buscará «un equilibrio razonable entre las preferencias» de ambas partes [Reglamento, párrafos 6,c) y 6,e)]. Si, como sucede en la mayoría de las ocasiones, ninguna opta por un órgano decisor colegiado, el proveedor nombrará al miembro único del grupo o panel a partir de su propia lista de expertos [Reglamento, párrafo 6,b)].
Tanto la posibilidad de pedir que el grupo sea de tres miembros como, en este caso, la facultad de escogerlos entre los listados de cualquier proveedor, aumentan —objetivamente— la imparcialidad del sistema, si bien incrementan sus costes. También puede ser la forma de introducir en el grupo un panelista que, en ocasiones anteriores, ha defendido una tesis determinada.
Cabe pensar que los proveedores actuarán con diligencia para conseguir la aceptación de los expertos ajenos a sus listas y, sobre todo, que procederán con objetividad en la selección del grupo y asignación de los casos, evitando que el reparto pueda influir en la decisión. Ello, por supuesto, no impide que, en aras de la eficacia, pueda buscarse una cierta proximidad a la controversia; aunque ésta es un arma de doble filo[53]. El sistema de selección de panelistas es otro de los aspectos de la doble vida (pública... y privada) de la PUSC que convendría estudiar con detenimiento.
La imparcialidad e independencia de los expertos queda asegurada en última instancia por la declaración que, en tal sentido, han de firmar antes de hacerse cargo de los casos que se les asignan, así como por el deber de notificar cualquier nueva circunstancia que pueda «sembrar una duda justificable» al respecto (Reglamento, párrafo 7)[54]. La honradez y la ética profesional conforman una de las mejores tecnologías de control conocidas. Vieja, pero eficaz. En cualquier caso, las partes podrán formular las objeciones oportunas, tan pronto como tengan conocimiento de la identidad del grupo de expertos. Aunque no parece haber un trámite expreso de recusación, cabe esperar que las objeciones fundadas serán atendidas, bien por el proveedor (a través del administrador del caso) bien por el propio grupo de expertos[55].
Finalmente, en relación con la independencia, es también digno de nota que el Reglamento de la PUSC (párrafo 8) impida comunicaciones unilaterales de las partes o sus representantes con el grupo de expertos: «Todas las comunicaciones entre una parte y el grupo de expertos o el proveedor se efectuarán a un administrador [del caso] nombrado por el proveedor en la forma prescrita en [su] Reglamento adicional».
|
|
|
Los proveedores de servicios de solución de conflictos son organizaciones con experiencia acreditada en este campo y, como ya se ha señalado, sometidas a la previa aprobación de la ICANN. También son o deben ser especialistas (en ADR, en propiedad intelectual y, es de suponer, en los aspectos técnicos y jurídicos de Internet y el comercio electrónico) los expertos o panelistas de los diferentes proveedores. Ésta es una ventaja importante de los procedimientos alternativos y el PAO, sin duda, la satisface.
|
|
|
El PAO es un procedimiento realmente acelerado. Los plazos previstos son breves y, en líneas generales, se están cumpliendo. Sólo de forma excepcional cabe su ampliación [Reglamento, párrafo 10,c)]. La demanda se ha de contestar en el término de veinte días desde el inicio del procedimiento [Reglamento, párrafo 5,a)]. Para dictar y transmitir la resolución al proveedor, el grupo de expertos dispone de catorce días a partir de su nombramiento, salvo si concurren «circunstancias excepcionales» [Reglamento, párrafo 15,b)]. Entre la demanda y la eventual ejecución de la decisión transcurren unos dos meses, lo que puede calificarse como espectacular, si se piensa en lo que supondría la vía judicial.
Contribuyen a la celeridad, además de la señalada especialización de proveedores de servicios y panelistas, el buen diseño del sistema, el papel clave desempeñado por el administrador del caso o case manager, el uso preferente de las tecnologías de la comunicación (básicamente correo electrónico), la limitación a dos escritos (demanda y contestación)[56], la tasación del número de palabras[57], las restricciones probatorias y, muy en particular, el carácter acotado del objeto de debate.
No obstante, la rapidez también tiene costes, en términos de reducción de garantías. Para dar respuesta en tiempo a los diferentes trámites hay que estar en condiciones de hacerlo y, a este respecto, la posición relativa de demandantes (empresas que cuentan con servicios jurídicos propios o externos) y demandados (personas físicas, pequeñas empresas unipersonales, etc.) es, a veces, muy desequilibrada. ¿Qué hacer cuando una demanda —y no son pocas— se presenta a principios de agosto cuando, previsiblemente, el demandado está de vacaciones? ¿Y qué decir del plazo de diez días para acudir a los tribunales, a fin de evitar la ejecución de una decisión desfavorable? ¿Puede un ciudadano medio conseguir asesoramiento y dinero para iniciar un litigio en otro país, en otro idioma, en tan breve plazo? Lo más probable es que desista y se resigne, aunque esté —acaso con razón— en total desacuerdo con la decisión del panel o grupo de expertos.
|
|
|
El PAO no resulta caro. Las tasas de administración y los honorarios de los panelistas son moderados. Se establecen y publican por cada proveedor en su sitio web [Reglamento, párrafo 19,a)] y varían en función del número de nombres de dominio afectados por la demanda y el número de expertos que integran el grupo[58]. La posibilidad de tasas adicionales sólo se contempla «en circunstancias excepcionales» (por ejemplo, si se celebra alguna vista). Estas tasas «se establecerán de acuerdo con las partes y el grupo administrativo de expertos» [Reglamento, párrafo 19,d)].
Es claro que, para los titulares de derechos de propiedad intelectual, la diferencia entre costes y posibles beneficios y la comparación con lo que supondría un procedimiento judicial, hacen del PAO una vía sumamente atractiva. Si se dan las circunstancias para la aplicación de la PUSC (en otro caso, puede ser un grave error), cuesta imaginar que alguien prefiera acudir directamente a los tribunales; sobre todo cuando sabe que una eventual decisión desfavorable no le va a impedir hacerlo en el momento que quiera y sin sujeción a plazos perentorios. El punto de vista de los titulares de los dominios podría ser muy diferente, pues su capacidad económica resulta a menudo más limitada. Sin embargo, el PAO se ha configurado de tal forma que es el demandante quien asume la totalidad de los gastos, que pagará, además, por anticipado (Política, párrafo 4,g)[59] . El demandado sólo se verá obligado a pagar una parte si, contra la propuesta del demandante, prefiere que sean tres expertos, en vez de uno, quienes resuelvan [el reparto «equitativo» (fees will be split evenly), aludido en el párrafo 4,g de la Política, es «por mitad» (one-half), como precisa el párrafo 19 del Reglamento].
La gratuidad del PAO para los demandados ha sido objeto de algunas críticas pues, en cierta medida, da bazas a los cybersquatters, al permitirles negociar la cesión del dominio a cambio de una cantidad inferior a los costes directos e incluso indirectos (honorarios de abogados) del procedimiento. Además, en el caso de los cybersquatters antisistema, la desobediencia resulta prácticamente impune, cosa que acaso contribuye al mantenimiento de una práctica que sería menos atractiva si se corriese el riesgo de una condena en costas[60]. A pesar de ello, los costes son asumibles para los demandantes, a los que nadie impone la PUSC y, por tanto, si lo prefieren, pueden optar por la vía judicial. Exonerar a los demandados es un planteamiento sensato, que reduce las críticas y evita nuevos problemas.
|
|
|
El PAO no exige la intervención de abogados, circunstancia que, sin duda, contribuye al abaratamiento de los costes totales. El procedimiento es simple y algunos proveedores ponen formularios a disposición de las partes y las asesoran en los aspectos formales. No obstante, será rara la empresa que interponga una demanda sin consejo jurídico[61]. Ello puede aumentar mucho los costes, hasta triplicarlos, cuadruplicarlos o más. Pero da idea clara del valor, a veces multimillonario, atribuido a los dominios. Los demandados también pueden asesorarse, pero es más frecuente que no lo hagan, respondiendo por sí solos. Puede darse así un claro desequilibrio. No olvidemos que la decisión no es de simple equidad y que puede incluir valoraciones y razonamientos jurídicos de carácter técnico. Y, aunque no fuera así, la presencia de un profesional de la argumentación siempre sería un factor no negligible. Desde este punto de vista, el papel del administrador y una implicación activa —sin menoscabo de su imparcialidad— del grupo de expertos pueden ser elementos útiles para mitigar el riesgo aludido.
|
|
|
Suele decirse en favor de las ADR que no están sujetas al rigor formal de los procedimientos judiciales ni a las limitaciones que para los jueces implica el principio dispositivo. La afirmación es, en términos generales, válida para el PAO. Pero es un punto que habría que analizar con más atención, pues la celeridad del procedimiento induce, en alguna medida, al formalismo.
Como se acaba de señalar, un cierto poder director, ex officio, del órgano administrador e incluso del decisor puede servir para compensar situaciones de desequilibrio y evitar que errores o defectos formales condenen al fracaso justas pretensiones. La vieja DNDP había sido criticada por su estrechez en la definición de los términos del conflicto y su presentación por la partes. Por ello, la OMPI recomendó que el nuevo procedimiento permitiera «[tomar] en consideración todos los derechos e intereses pertinentes»[62].
Haciéndose eco de esta recomendación, el Reglamento de la PUSC (párrafo 10) otorga importantes facultades generales al grupo de expertos, dándoles cierto margen para conducir e impulsar el procedimiento, en particular en materia de plazos y pruebas. Asimismo les señala un norte, que puede llevar a una cierta actuación de oficio, sin demérito de la exigencia de imparcialidad: «En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso» [Reglamento, párrafo 10,d)]. Los expertos pueden también exigir «otras declaraciones o documentos [aparte de demanda y contestación] de cualquiera de las partes» (Reglamento, párrafo 12); e incluso, excepcionalmente, acordar la celebración de vistas, ya sean de carácter presencial o a distancia, mediante cualquiera de las tecnologías al uso (Reglamento, párrafo 13). Las comunicaciones «cuando sea posible [...] deberán enviarse en lenguaje corriente» [Reglamento, párrafo 2,d)]. Finalmente, si alguna de las partes incumple la normativa del PAO o un requerimiento del grupo de expertos, éste podrá extraer «las conclusiones que considere apropiadas» [Reglamento, párrafo 14,b)].
No está previsto, pero tampoco descartado y, en la práctica, así viene sucediendo, que los expertos recurran —declarándolo o no— a su propio conocimiento de los hechos. Incluso es posible que se realicen indagaciones para completar la información fáctica aportada por las partes. Éste es, no obstante, uno más de los aspectos de la PUSC que habría que estudiar con mayor detenimiento, pues puede causar indefensión[63].
|
|
|
Suele subrayarse que, a diferencia de lo que sucede en las controversias judiciales, las ADR discurren de forma discreta, lejos de los ojos del público, sin que las alegaciones, la documentación y la propia resolución puedan ser conocidas por terceros, ajenos a las partes. Obviamente, no es éste el caso del PAO. Los conflictos de que se trata tienen a veces una publicidad implícita —en potencia—, a través de la red, desde antes de plantearse. Y, en cuanto se plantean, su existencia es inmediatamente conocida, a través del sitio web del proveedor del servicio y de la propia ICANN, que proceden a publicar los datos básicos.
También es pública la decisión del Panel, que se divulgará a través de Internet, en los sitios web del proveedor y de la ICANN. Esta divulgación es de enorme utilidad, tanto para el planteamiento de demandas[64] y contestaciones, como para facilitar el control y, en su caso, mejora de la PUSC. Probablemente, también sea un estímulo para los grupos de expertos. Sólo en circunstancias excepcionales podrán excluirse de la publicación partes concretas de la resolución [párrafos 4,j de la Política y 16,b) del Reglamento]. Por ejemplo, cuando se han incorporado a ella informaciones sensibles y confidenciales, de estrategia empresarial o de otro tipo, aportadas por alguna de las partes en defensa de su posición[65]. No obstante, «en cualquier caso se publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe» [párrafo 16,b) del Reglamento]. El público reproche es, pues, el único coste real —aparte del económico— que puede suponer para un demandante el recurso al PAO.
|
|
|
Éste es otro de los puntos tradicionalmente subrayados en la promoción de las ADR. Frente a las dificultades para exigir responsabilidades derivadas de eventuales deficiencias en el funcionamiento de los órganos judiciales, la existencia de una relación de naturaleza contractual entre las partes y las instituciones proveedoras de servicios de solución de conflictos puede facilitar las cosas. No obstante, la PUSC y sus instrumentos incluyen disposiciones y cláusulas de exención que pueden reducir sensiblemente, o dejar en nada, esa supuesta ventaja. Los órganos de registro han sido cuidadosamente apartados de los conflictos relativos a nombres de dominio, ya se produzcan en el marco de la PUSC[66] o fuera de ella[67].En lo que atañe al PAO, el demandante —tercero respecto al contrato de registro y, por tanto, ajeno a sus obligaciones— debe concluir su demanda con una declaración en la que deja al margen a todos los protagonistas de la PUSC, salvo al demandado. Sólo se alude a posibles responsabilidades del proveedor y de los miembros del panel «en caso de infracción deliberada» [Reglamento, párrafo 3,b),xiv)]. Esta misma salvedad es la única que aparece en el párrafo 20 del propio Reglamento: «Exoneración de responsabilidad.- Salvo en el caso de infracción deliberada, ni el proveedor ni ningún miembro del grupo de expertos serán responsables ante una parte de cualquier acto u omisión en relación con cualquier procedimiento administrativo que se lleve a cabo en virtud del presente Reglamento».
Como se ve, después de este breve repaso de algunas de sus características, la PUSC presenta no pocas virtudes y algunos defectos o, mejor, riesgos. El breve tiempo transcurrido no permite balances definitivos. Pero ya hay datos para los provisionales. En términos objetivos, la experiencia arroja un saldo de indudable operatividad y eficacia. Las estadísticas nos hablan de miles de conflictos resueltos; en su mayoría, en favor de los demandantes[68]. Aunque esta información no consta en las bases de datos que recogen las decisiones, parecen ser pocos los demandados afectados por una resolución contraria que han acudido a la vía judicial[69]. Por supuesto, esta circunstancia y, en general, la aplicación práctica de la PUSC merecerían, como se ha venido señalando, una investigación pormenorizada para ir más allá de los datos cuantitativos. Sólo así podremos saber si son ciertas las críticas de los titulares de dominios demandados. Es cierto que su posición es más frágil que la que les proporcionaría un proceso judicial y es probable que la PUSC fuera muy diferente si hubiera debido aprobarse por un Parlamento[70]. Pero también es cierto que los casos resueltos han enfrentado, con una enorme frecuencia, a titulares de marcas con personas que habían registrado dominios sin otro propósito que especular con ellos, perturbar la presencia en la red de empresas activas fuera de ella o, simplemente, retar al sistema.
No cabe pasar por alto que el PAO, más que un procedimiento para decidir entre legítimas aspiraciones de las partes, es —o debiera ser— un procedimiento para atajar los casos más graves de abuso y parasitismo. Existe empero el riesgo de olvidarlo, con la consiguiente ampliación de su ámbito objetivo. En este sentido, la tentación de dar la razón a quien se cree que la tiene, anticipando decisiones que, en rigor, corresponden a los órganos judiciales, puede ser grande. Esperemos que no se ceda a ella. Si el caso no es de ciberocupación y, precisamente, de aquéllos para los que la PUSC ha sido establecida, deberá desestimarse la demanda, dejando el caso a los tribunales competentes. Cuando un procedimiento ha sido creado para acabar con una práctica ilícita, sancionándola con la pérdida del dominio, toda cautela es poca.
En cualquier caso, el PAO es una ADR de la que hay mucho que aprender y resulta altamente recomendable su análisis y seguimiento. Desde luego, los procedimientos ad hoc —y el PAO lo es— no se prestan a la generalización. Pero hay elementos de indudable utilidad. Alguno, como el uso prevalente de las tecnologías de la comunicación, serían útiles incluso para la Administración de Justicia.
|
|
| 8.
| La clave del éxito: prudencia en la definición y aplicación del ámbito del PAO |
El éxito del PAO y la neutralización de las críticas que cabría hacerle en otro caso, están directamente vinculados a la prudencia con la que se abordó su configuración inicial, renunciando a asignarle un ámbito de aplicación demasiado amplio, y, por supuesto, al mantenimiento de esa prudencia en la práctica, sin llevar la PUSC más allá de lo que sus términos consienten. En este sentido, el PAO se configuró a partir de tres limites:
|
|
Las controversias que pueden resolverse son sólo las que afectan a los dominios de primer nivel genéricos, de carácter abierto. Por tanto, la PUSC se limita a los conflictos que tienen por objeto dominios .com, .net y .org. Ello no impide, sin embargo, que también pueda aplicarse a controversias relacionadas con algunos ccTLD cuyos administradores la han aceptado voluntariamente y siempre que así se haya previsto en el acuerdo de registro[71]. Por supuesto, el alcance de esta primera limitación del ámbito de la PUSC es relativo, en términos cuantitativos, pues los registros bajo gTLD abiertos son la inmensa mayoría[72].
|
|
|
Como ha habido ocasión de señalar, el DNS se presta a conflictos con derechos e intereses de naturaleza muy diversa. Los que afectan a derechos de propiedad intelectual —en sentido amplio— son sólo una parte. Pero, incluso, en relación con éstos, se prefirió ceñirse al caso de las marcas. Por tanto, sólo sus titulares pueden acogerse a la PUSC. A este respecto, no obstante, el párrafo 4,a de la Política se limita a aludir a "marca de producto o de servicios", sin mencionar la necesidad de registro. De ahí se ha deducido que cabe iniciar un PAO en defensa de marcas no registradas "pero que han generado derechos por el uso"[73]. La cuestión es, sin embargo, polémica. Se ha planteado con cierta intensidad en relación con nombres o seudónimos de personas, que varias decisiones han considerado susceptibles de constituir common law trademarks, defendibles a través de la PUSC, cosa que alguna otra ha rechazado. Son bien conocidos, en este sentido, los casos juliaroberts.com[74], madonna.com[75], sting.com[76] y, más recientemente, brucespringsteen.com[77] o rosamontero.com[78], entre muchos otros[79].
Es evidente que, con independencia de la ampliación que se pueda producir por vía interpretativa, la restricción de la PUSC a conflictos con marcas es un incentivo —uno más, entre otros— para la creación de éstas. Así, por ejemplo, con relación a personajes de ficción, como en el caso bridgetjones.com[80]; o en el de nombres personales, como en el caso dodialfayed.com[81]. Tampoco será raro que el titular de un nombre de dominio lo registre luego como marca, a fin de poder atacar a quienes registran dominios similares para crear confusión o aprovechar su fama[82]. Incluso podría suceder que alguien, vencedor en un PAO, pretendiera ser titular de una marca —por serlo del nombre de dominio— para atacar al frustrado demandante, en el propio terreno de la PUSC[83].
|
|
|
Éste es, seguramente, el límite más relevante y el que mejor explica algunas de las opciones de la PUSC. El PAO es, ya se ha dicho, un traje cortado a la medida de los casos más graves de prácticas predatorias y abusivas. No se pretende resolver de forma definitiva y erga omnes quién ostenta un mejor derecho al nombre de dominio. Esa cuestión queda imprejuzgada y remitida, en su caso, a la vía judicial, arbitraje u otras que puedan existir (Política, párrafo 5). Lo único que se va a resolver es si el interés legítimo de un demandante, que esgrime un derecho de marca, debe prevalecer sobre el interés o derecho del demandado a seguir como titular del dominio disputado. En este sentido, qué debe alegar y probar el actor y qué puede oponer el demandado viene determinado de forma bastante precisa en la PUSC. No hay lugar para debatir otras cuestiones. Tampoco para adoptar medidas distintas de las contempladas[84].
|
|
| 9.
| El objeto del debate |
Para que pueda llevarse a cabo un procedimiento administrativo obligatorio, el párrafo 4,a) de la Política exige tres circunstancias (o cuatro, si se desglosa la última): 1.ª) identidad o similitud con capacidad de confundir, entre una marca y un nombre de dominio; 2.ª) falta de derechos o intereses legítimos del demandado, y 3.ª) registro y utilización de mala fe. En relación con ellas, hay que subrayar algunos puntos importantes, sólo en apariencia obvios. En primer lugar, que se trata de tres (o cuatro) requisitos diferentes. En segundo, que deben darse de forma acumulativa. Y, en tercero, que es el demandante quien corre con la carga de la prueba.
Expuestas así las cosas, parece que la posibilidad de privar a alguien de su dominio debe resultar muy excepcional; como, por otra parte, se había sostenido al definir la PUSC. Sin embargo, en la práctica, se ha ido produciendo una clara ampliación. En particular, por cierta tendencia a olvidar que los requisitos son diferentes, en favor de una concepción en la que el tercero de ellos tiñe o incluso absorbe los otros dos.
Hay que reconocer, empero, que esa tendencia viene propiciada por la propia normativa que, lejos de esforzarse en distinguir requisitos, los ha acabado superponiendo. En teoría, el primero podía haber quedado claramente separado de los otros dos, subrayando su aspecto fáctico y olvidando, en cuanto a él, los motivos del registro. La identidad entre marca y dominio no da —no debe dar— mucho margen a la especulación; asimismo, tanto la identidad como la similitud con capacidad de confundir podrían apreciarse de forma objetiva, sin entrar en las intenciones del registrante al escoger el nombre. En cuanto a los requisitos segundo y tercero, la frontera podría haber sido simplemente cronológica, de tal forma que los derechos o intereses legítimos se valorasen con referencia a la fase previa al registro (como su razón o justificación), dejando para la posterior las apreciaciones relativas a la buena o mala fe del uso.
Esta posible doble distinción (hechos/intenciones, derechos o intereses previos/uso posterior) no se acogió, sin embargo, en el párrafo 4 de la Política. En particular, porque el «registro de mala fe» [párrafo 4,a,iii)] puede proyectarse sobre los motivos que llevaron a escoger «un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión» [párrafo 4,a,i)]; y porque los «derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio» [párrafo 4,a,ii)] pueden derivar también de su posterior utilización [párrafo 4,a,iii)]. De este modo, los tres requisitos se mezclan. Y a resultas de ello parece que, en ocasiones, todo se reduzca a una cuestión de buena o mala fe en las intenciones y proceder del registrante. Lo que debería ser un cuidadoso análisis de requisitos se convierte, al fin, en la identificación de una especie de status subjetivo (el de cybersquatter) que pervierte toda la actuación del demandado. Se corre así el riesgo de perseguir delincuentes en vez de delitos. Es posible que con ello se vaya al corazón del asunto y que, en el fondo, satisfaga la sensación de justicia. Pero no es bueno hacerlo prescindiendo del Derecho. Se ha de asumir que la estricta aplicación de la PUSC puede llevar a respetar el registro de un dominio, a pesar de la íntima convicción de que el demandado es un cybersquatter. Hay una gran diferencia entre ser justo y ser justiciero.
Las observaciones anteriores, en cualquier caso, no pretenden desautorizar a la PUSC, ni sugerir que su aplicación esté siendo negativa. En absoluto. La PUSC está razonablemente bien definida y sus principios son sensatos. Los riesgos derivados de las dudas a que se presta el párrafo 4 de la Política no parecen haber afectado a la inmensa mayoría de las decisiones. Y esto es importante subrayarlo, pues sería un error magnificar la existencia de un cierto número de casos mal resueltos. Sin embargo, también lo sería ignorar su existencia y no aprovechar sus enseñanzas para lograr una aplicación de la PUSC transparente en los motivos y ajustada a las normas, así como, si fuera preciso, la reformulación de éstas.
|
|
El primer requisito para la aplicación de la PUSC consiste en que el nombre de dominio sea «idéntico» o, aunque no lo sea, sí al menos «similar hasta el punto de crear confusión» (confusingly similar) con respecto a una marca de la que el demandante es titular. La no limitación al caso de estricta identidad es, como sabemos, una de las diferencias entre la vieja política de NSI y la nueva de la ICANN. En teoría, este requisito no debiera suscitar grandes dificultades. No obstante, una cosa es la identidad y otra, la similitud, y una más, la capacidad de confundir.
En cuanto a la primera, se da cuando hay coincidencia plena entre marca y nombre de dominio, sin perjuicio de las diferencias que puedan derivar de los elementos de aquella que éste no puede reflejar (forma de las letras, colores, etc.). Tampoco es contrario al requisito de identidad la mera adición del gTLD correspondiente: entre ferroser y ferroser.com, por ejemplo, no hay diferencia alguna a los efectos de la PUSC[85]. La identidad, en fin, es independiente de la posible confusión creada, como corrobora —si alguna duda hubiera— el texto inglés de la Política. Si dos nombres son idénticos, el primer requisito de ésta se entenderá cumplido, sin entrar en especulaciones sobre si confunde o no a los usuarios. No hay que olvidar que, en la red, cada nombre es único y, por tanto, no hay espacio para el principio de especialidad que, en el mundo físico, permite la convivencia de marcas en distintos ámbitos territoriales o de actividad.
La segunda exigencia se ha revelado más conflictiva. El dominio ha de ser "similar hasta el punto de crear confusión". Pero, ¿hasta dónde llega la noción de similitud y, sobre todo, en qué consiste la confusión y cuál es su objeto? En teoría, el análisis debiera separar similitud y capacidad de confundir. Una puede darse sin la otra. La primera es más fáctica, aunque no tanto como la identidad; la segunda, más valorativa. En cualquier caso, como cabía suponer, el peso de las decisiones, en lo que atañe a este primer requisito de la Política, se ha desplazado sobre la noción de confusión. Y, como también cabía esperar, ésta se ha configurado más con criterios del Derecho de marcas que con criterios de Internet: confusión respecto a la procedencia de los productos o servicios ofrecidos, no simple confusión de direcciones.
Son casos pacíficos, relativamente frecuentes cuando se trata de registros masivos, aquellos en los que se han introducido pequeñas modificaciones tipográficas, como la adición o supresión de artículos, guiones, letras u otros signos (hollywood-casino no difiere de hollywoodcasino, wallstreetjournal tampoco de thewallstreetjournal)[86]. En relación con ellos, acaso, la única discusión afectaría a su calificación como casos de identidad o similitud. En mi opinión, una vez admitida ésta, habría que dar a aquélla su significación más estricta, con las precisiones apuntadas. Puede parecer una discusión irrelevante, en la medida en que el requisito se satisface por igual. No obstante, ampliar la noción de identidad da más margen para hacer lo propio con la similitud, y esto tiene mayores consecuencias.
También se considera que no es relevante, para evitar la similitud con capacidad de confundir, la adición de términos genéricos (hollywoodcasinoes similar en los términos requeridos a hollywoodgoldcasino); o la simple repetición (imaximax es similar y se confunde con imax)[87]. En general, la presencia de la marca en el nombre de dominio parece jugar como factor inversor de la carga de la prueba o, si se prefiere, como un factor favorable al cumplimiento del primer requisito. En particular, cuando las palabras o signos que acompañan a la marca en el nombre de dominio refuerzan el significado o función propia de aquélla (por ejemplo, buyvuarnetsunglasses.com[88]). Pero también —como se ha visto— cuando se trata de términos neutros o anodinos: para escapar del párrafo 4,a,i) de la Política es preciso que las palabras o signos que, en el nombre de dominio, acompañan a la marca tengan una clara capacidad distintiva respecto de ésta[89].
Ahora bien, dado el carácter global de la red y la multitud de idiomas de sus usuarios, esa posibilidad se está haciendo cada vez más difícil. Es ilustrativo lo sucedido con los suck cases. La palabra suck, perteneciente a la jerga del inglés americano, tiene una connotación crítica que, en principio, debiera bastar para orientar a los usuarios de la red. Sin embargo, con el argumento de que no todo el mundo habla inglés, se ha dicho a veces que ese término puede no ser suficiente para evitar la confusión, al menos en el caso de los gTLD[90]. De este modo, se llega a un resultado llamativo: el rótulo que bastaría en una carretera para deshacer cualquier equívoco («por aquí no se va a Sants»), se trata en la red como si fuera una peligrosa trampa... Claro que, en sentido contrario, hay que admitir que las carreteras están en países concretos y esa ubicación ya tiene, por sí, una carga informativa.
Habría que considerar con más atención este requisito. Es el primero, y acaso una interpretación más estricta detendría algunas demandas. Se observa en algunas decisiones una cierta superficialidad en su análisis y, lo que es peor, una tendencia a abordarlo cuando ya se ha resuelto sobre la mala fe, entronizada como requisito básico, con lo que se produce la contaminación ya aludida. ¿Es un imposible lógico que alguien carente de derechos o intereses legítimos haya registrado y utilice un dominio de mala fe, sin que, sin embargo, haya identidad ni similitud capaz de confundir?
|
|
|
Aunque, en principio, es el demandante quien corre con la carga de la prueba, en este caso, al tratarse de un hecho negativo, no siempre podrá llegar muy lejos. Es lógico que la carga sea ligera y se invierta en alguna medida, y que, por tanto, sea el demandado, si comparece, quien alegue y acredite la existencia de tales derechos o intereses. Si no lo hace, no por ello se dará la razón al demandante. Pero, el grupo de expertos puede extraer conclusiones de la falta de respuesta (Reglamento, párrafo 14) y, en cualquier caso, se basará de forma prevalente en las afirmaciones de aquél. En la práctica, no obstante, la cuestión de la carga de la prueba y de la posible pasividad del demandado está suscitando múltiples dificultades, derivadas de lecturas más o menos estrictas del inciso final del párrafo 4,a de la Política («el demandante deberá probar»).
El demandado podrá alegar y demostrar cualquier derecho o interés legítimo. Se entenderá que éste existe cuando se dé alguna —una sola— de las circunstancias que el párrafo 4,c) de la Política enumera a título de ejemplo («cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras»). El carácter abierto y ejemplificativo de la relación permite una cierta flexibilidad en el análisis y resta importancia a la subsunción de los casos en las diversas circunstancias tipificadas, siempre —claro— que se acredite un derecho o interés legítimo:
|
|
Según él, el demandado, antes de recibir «cualquier aviso de la controversia», debe haber «utilizado» o —como mínimo— haber efectuado «preparativos demostrables» para la utilización, bien del nombre de dominio o bien de «un nombre correspondiente» al del dominio, «en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios». Como se decía en el Informe de la OMPI: «Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe»[91]. Así sucederá cuando un nombre no está exclusivamente vinculado al demandante y el demandado lo ha usado con anterioridad, para bienes o servicios diferentes a los de aquél[92]. También cuando se tenía un comercio o empresa con un nombre coincidente o del que, de forma razonable, cabía derivar el nombre controvertido[93]. Puede servir una marca, un nombre o denominación comercial. En cualquier caso, no basta una mera alegación —y menos de simples intenciones— sin pruebas de una cierta solidez[94]. El mero hecho de haber registrado tampoco basta por sí sólo para acreditar un interés a los efectos del párrafo 4,a,ii) de la Política[95].
|
|
|
Es clara la presencia de un derecho o interés cuando el demandado ostenta una marca nacional coincidente o fácilmente relacionable con el nombre[96]. Pero, según el párrafo 4,c,ii) de la Política, es suficiente que haya sido «conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios». Por ejemplo, cabe que el dominio coincida con el nombre o seudónimo del demandado[97]. Cabe señalar que se admite no sólo conocimiento corriente previo al registro, sino incluso el posterior[98]. Esta cuestión guarda relación con un punto —otro más— merecedor de mayor atención: el tiempo que el demandante ha tardado en accionar[99]. Habría que contemplar con reserva las demandas tardías, remitiéndolas en general a los tribunales, salvo que hubiera una justificación razonable[100].
|
|
|
Hacer un «uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro». Podrían incluirse aquí, siempre en función de las circunstancias, casos muy variados, como proporcionar direcciones de correo estables a aficionados a la astrología y sus familiares[101], expresar la admiración por alguien famoso[102]e incluso dedicar un sitio web a la propia mascota[103]. También guarda relación con esta circunstancia un uso sobre el que ya había llamado la atención de la OMPI[104]: el ejercicio de la libertad de expresión, en su faceta de crítica. Son abundantes los casos relativos a sitios suck, anti, jeboycotte y similares. No obstante, resulta una cuestión muy polémica, en la que las circunstancias pueden diferir mucho y, por tanto, conducir a soluciones también diversas. En algunos casos, se ha entendido que el uso es legítimo y que, por tanto, el demandado puede retener el dominio[105]. En otros, en cambio, se ha adoptado la decisión opuesta, generalmente porque el demandado no ha demostrado una intención real de usar el dominio con fines de crítica, quedando ésta limitada, a lo sumo, al propio nombre del dominio[106]. El análisis exhaustivo de esta cuestión sería de gran interés; pero, una vez más, excede del objeto y extensión de estas páginas.
|
|
|
|
La tercera exigencia concurrente para estimar una demanda se da cuando el nombre de dominio «ha sido registrado y se utiliza de mala fe». La mala fe, por tanto, se predica de ambos hechos: registro y utilización. Ello ha llevado a decir que, en realidad, los requisitos de las controversias (Política, párrafo 4,a) no son tres sino cuatro. Éste es otro de los puntos conflictivos de la PUSC, pues resulta muy frecuente encontrarse con nombres de dominio registrados pero que no son utilizados. De hecho, ésta es la típica situación de ciberocupación. El problema puede coincidir además con otro: la falta de contestación a la demanda, que en ocasiones se considera un elemento concurrente acreditativo de mala fe (vid. Infra).
La problemática derivada de la exigencia de registro «y» uso de mala fe era previsible, hasta el punto de que se suscitó ya en el primer caso sujeto a la PUSC[107], habiéndose planteado luego en bastantes ocasiones. Algunas decisiones han entendido que la falta de uso, aun habiendo registro de mala fe, pone al demandado a cubierto de la PUSC. Así se hizo, por ejemplo, en el caso buyvuarnetsunglasses.com, aunque el panelista no dejó de expresar su insatisfacción, al tiempo que intentaba tranquilizar al frustrado demandante señalando que la declaración de mala fe en el registro iba a contaminar fatalmente cualquier uso, con lo que el demandado quedaba condenado a la inactividad[108]. Otras decisiones han subrayado que puede ser lícito registrar para reservarse el nombre sin hacer un uso actual del dominio[109]. Pero puede suceder que el no uso sea precisamente la forma de impedir, de mala fe, la presencia en la red del titular de la marca bajo el nombre correspondiente [vid. el párrafo 4,b,ii) de la Política][110]. Precisamente por ello, algunos cybersquatters, abandonando la típica inactividad, se apresuran ahora a improvisar páginas que, sin embargo, tampoco les ponen a salvo de la tacha de mala fe en el uso. Como quiera que sea, la OMPI, en su documento de Prácticas Óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD, ya ha recomendado modificar la regla en cuestión, sustituyendo la conjunción copulativa y por la disyuntiva o.
En relación con el párrafo 4,a,iii) de la Política, se consideró oportuno señalar algunos ejemplos de lo que debe entenderse por registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio. Se trata de otra enumeración abierta, por lo que los grupos de expertos disponen de amplio margen de maniobra, optando con frecuencia por una valoración conjunta en la que se mezclan diversos ingredientes. Todos los casos vienen calificados en función de un particular animus o intención del registrante. Simplificando, a reserva de los detalles, podríamos hablar de cuatro finalidades ilícitas: extorsión (con el dominio), bloqueo (del acceso a la red), perturbación (de la actividad comercial) y captación (de clientela, mediante la confusión).
|
|
Prueba el «registro y utilización de mala fe» la presencia de «circunstancias que indiquen» que el dominio se ha «registrado o adquirido» para «vender[lo], alquilar[lo] o ceder[lo] de otra manera». No basta, sin embargo, el mero ánimo especulativo. Registrar dominios para su venta puede ser una actividad lícita. Lo que denota mala fe es que la oferta —expresa o tácita— se haga, precisamente, al titular de una marca coincidente o confusamente similar con el dominio o bien a un competidor; cosa que puede hacerse con más o menos sutileza[111]. Es preciso, además, que la cantidad reclamada supere los «costos diversos documentados (out-of-pocket costs) que están relacionados directamente con el nombre de dominio». Pueden reclamarse los gastos del registro y otras partidas, como las sumas invertidas en desarrollar el sitio web. Pero sólo si se da la aludida «relación directa». La lógica de la norma es el resarcimiento, no la especulación[112], cualquiera que sea la forma que ésta revista[113]. En definitiva, hay mala fe cuando el registrante se comporta como un secuestrador que pide rescate por el dominio, ya lo haga toscamente o con la elegancia de un extorsionador profesional.
|
|
|
También hay «registro y utilización de mala fe» cuando se pretende «impedir que el titular de la marca [la] refleje en un nombre de dominio correspondiente»; es decir, que él esté presente en la red con un signo que lo identifica fuera de ella. No basta, al parecer, la intención. Se exige que el demandado «haya desarrollado» efectivamente un comportamiento obstruccionista («provided you have engaged in a pattern of such conduct»). La cuestión es bastante clara en algunos casos[114]. En otros, en cambio, lo será menos. Por ejemplo, cuando se ha registrado bajo un gTLD y los otros están libres o han sido ocupados por el propio demandante[115].
|
|
|
Asimismo, constituye «registro y utilización de mala fe» cuando el registro se ha hecho «fundamentalmente» para «perturbar la actividad comercial» del demandante, siempre que éste sea «un competidor»[116].
|
|
|
Finalmente, está el intento de atraer usuarios, «con ánimo de lucro» y «creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción» del sitio web del demandado «o de un producto o servicio que figure en [dicho] sitio web». Se incluyen aquí numerosos casos[117]. Entre los más típicos se cuentan los de sitios pornográficos construidos bajo nombres de dominio coincidentes con marcas famosas o redireccionados a partir de ellos[118].
|
|
|
| 10.
| El procedimiento. Aspectos básicos de su tramitación |
Sin perjuicio de lo ya señalado al analizar la naturaleza del PAO y sus rasgos como ADR, puede ser útil resumir aquí, en orden cronológico, sus aspectos y momentos básicos[119].
|
|
La legitimación activa para acudir al PAO la ostentan sólo los titulares de marcas perjudicados por el registro de un nombre de dominio. No, en cambio, el titular de un registro que se considere acosado u hostigado. Si este último desea iniciar alguna acción para obtener una declaración de su derecho u otro pronunciamiento, deberá acudir a la vía judicial, ante los tribunales competentes. La legitimación pasiva corresponde exclusivamente al titular del dominio de que se trate en el momento de la presentación de la demanda, aunque lo sea en virtud de cesión. En este caso, el registrante inicial y cedente queda fuera del procedimiento. Asimismo, como ha habido ocasión de señalar, carece de legitimación pasiva el registrador del dominio, que no podrá ser demandado (Política, párrafo 4,h).
La demanda puede presentarse ante cualquiera de los proveedores de servicios de solución de conflictos aprobados por la ICANN. Es el demandante quien escoge, lo que acaso le otorgue alguna ventaja. Cuando el proveedor escogido no pueda hacerse cargo de la demanda, habrá que acudir a otro [Reglamento, párrafo 3,a)]. Si se han planteado varias controversias entre el mismo demandante y demandado, cabe solicitar su acumulación[120]. La petición podrá formularla cualquiera de las partes y se dirigirá al primer grupo administrativo de expertos nombrado, que la estimará o no de forma facultativa [párrafo 4,f de la Política y 10,e) del Reglamento]. Éste es el único caso en el que administrará el procedimiento un proveedor distinto del seleccionado para una concreta demanda [vid. párrafo 4,d) de la Política].
|
|
|
El idioma del procedimiento será «el del acuerdo de registro» y a él se traducirán los documentos presentados por las partes si así lo exige el grupo de expertos (Reglamento, párrafo 11)[121]. La vinculación del idioma del procedimiento al del registro es una importante garantía para los demandados, en la medida en que hayan podido registrar en su propia lengua. En cambio, si se vieron obligados a hacerlo en otra (algo inevitable en los primeros tiempos, en los que sólo se usaba el inglés), puede darse un claro desequilibrio e incluso una situación próxima a la indefensión. No es lo mismo registrar un dominio, sabiendo además que el contrato es de adhesión, que redactar la contestación a una demanda.
Queda a salvo la posibilidad de que las partes pacten otra cosa. Sin embargo, será raro que lo hagan, salvo tácitamente. En cualquier caso, se reconoce al grupo de expertos la facultad de decidir sobre el idioma «teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo» (Reglamento, párrafo 11). Si el demandante opta por el idioma del demandado, es probable que también el experto lo acepte como idioma del procedimiento[122]. Es discutible que el grupo de expertos pudiera llegar a imponer al demandante su propio idioma, cuando el de registro es otro y no ha habido pacto al respecto. Pero sería razonable que lo hiciera si, atendidas las circunstancias, concluye que otra cosa puede dificultar la defensa del demandado o hacerle asumir unos costes que no está en condiciones de soportar. La decisión de demandar en inglés, cuando éste es el idioma del registro, puede obedecer al respeto a la PUSC y al deseo de evitar maniobras obstruccionistas del demandado. Pero, acaso, tampoco sea ajena a ella la convicción de que puede ser un obstáculo más para que éste responda en tiempo y de forma adecuada.
|
|
|
La demanda se presentará en papel y en formato electrónico, de acuerdo con las precisas indicaciones que establece el párrafo 3.b) del Reglamento más, en su caso, las que pueda añadir el Reglamento Adicional del proveedor. No hay una forma preestablecida, aunque algunos proveedores ponen modelos a disposición de los interesados[123]. En ella se suministrarán los datos del propio demandante, así como toda la información disponible —actual o pretérita— para establecer contacto con el demandado. Se manifestará asimismo si se opta por un grupo de expertos colegiado; en cuyo caso se propondrán, por orden de preferencia, los nombres de tres candidatos extraídos de la lista de cualquier proveedor [Reglamento, párrafo 3,b), iv].
La demanda deberá especificar el nombre o nombres de dominio a los que se refiera[124], identificar al registrador o registradores y señalar la marca o marcas pretendidamente afectadas, junto con los productos o servicios que identifica o se pretende que identifique en el futuro. También se describirán los motivos por los que se promueve la controversia, respetando en cuanto a éstos el límite de palabras que pueda haber establecido el proveedor en su propio Reglamento Adicional. La demanda, en fin, debe «especificar, de conformidad con la política, los recursos jurídicos que se pretende obtener»; es decir, especificar si lo pretendido con ella es "la cancelación del nombre de dominio" o bien «la cesión» al propio demandante (Política, párrafo 4,i).
Aparte de su contenido propio, directamente relacionado con la controversia, la demanda deberá identificar «cualquier otro procedimiento jurídico», concluido o en curso, relativo al nombre o nombres de dominio de que se trate [Reglamento párrafo 3,b),xi)]. Asimismo, habrá de contener tres declaraciones. La primera, afirmando haber enviado al demandado copia de la demanda, junto con la portada, por el procedimiento previsto [Reglamento, párrafo 3,b),xii]. La segunda, mucho más enjundiosa y sobre la que ya ha habido ocasión de hablar, afirmando «que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a [contra] la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes» [Reglamento, párrafo 3,b),xiii]. La tercera, asimismo ya comentada, dejando expresamente al margen del PAO y sus consecuencias al proveedor de servicios de solución de conflictos, al registrador, al administrador del registro y a la ICANN [Reglamento, párrafo 3,b),xiv]. Esta tercera declaración incluirá también una manifestación de exactitud de la información y buena fe en la presentación de la demanda[125].
Deberán acompañarse a la demanda las pruebas documentales, de todo tipo, de las que el demandante quiera valerse; en particular, las relativas a la marca o marcas supuestamente perjudicadas por el nombre de dominio [Reglamento, párrafo 3,b),xv].
|
|
|
El demandante, como se ha visto, debe haber remitido copia de la demanda al demandado. No obstante, la notificación formal corresponde hacerla al proveedor de servicios, previo examen de su conformidad con la Política y el Reglamento y siempre que el demandante haya pagado las tasas correspondientes. Sin este pago, «el proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda» [Reglamento, párrafo 19,b)]. La tasa puede pagarse antes de la remisión de la demanda o después, con el límite de diez días naturales. Transcurrido este plazo sin haberse llevado a cabo, «se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo» [Reglamento, párrafo 19,c)].
Si la demanda presenta defectos formales, se dará al demandante la posibilidad de subsanarlos en un plazo de cinco días naturales, transcurridos los cuales se entenderá que desiste del procedimiento iniciado, sin perjuicio de su derecho a plantear «una demanda distinta» [Reglamento, párrafo 4,c)][126]. Superado el examen, es responsabilidad del proveedor emplear todos los medios razonables a su disposición para proceder a la notificación de la demanda. Esa responsabilidad queda salvada cuando, cualquiera que sea el medio, la notificación efectivamente se produce; o, aunque no sea así, cuando la demanda ha sido enviada, en soporte papel y electrónico, a las direcciones que para cada caso contempla el párrafo 2 del Reglamento (Comunicaciones)[127].
A partir del momento en que el proveedor «completa sus responsabilidades en relación con el envío de la demanda al demandado», finaliza la fase que podríamos llamar de instrucción y da inicio el procedimiento [Reglamento, párrafo 4,c)]. La fecha exacta de éste será comunicada de inmediato por el proveedor a las partes y otros interesados.
|
|
|
La demanda podría resultar inútil si se produjera una transferencia del dominio después de iniciarse el PAO y no se adoptaran algunas cautelas para asegurar la ejecución de la eventual decisión estimatoria. Los dominios pueden ser objeto de cesión en cualquier momento y no es raro que lo sean en la fase que precede al inicio de un procedimiento sujeto a la PUSC, durante los habituales contactos oficiosos entre el titular de la marca y el del registro[128].
Poco se puede hacer en esos casos si la transferencia se efectúa en favor de alguien que no actúa de mala fe y que puede tener un interés en el dominio semejante o mayor que el del primer afectado[129]. No obstante, una vez iniciado el procedimiento administrativo, sí se pone coto al llamado cyberflight. Conforme al párrafo 8,a,i) de la Política, el titular de un nombre de dominio no podrá cederlo «durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento»[130]. Por las mismas razones, también se bloquea el cambio de registrador, que se prolongará hasta quince días hábiles después de la conclusión del procedimiento (Política, párrafo 8,b).
Si lo que está en curso no es un procedimiento administrativo sujeto a la PUSC sino un procedimiento judicial o arbitral relativo al nombre de dominio, cabrá la transmisión de éste, pero siempre que el cesionario «acepte, por escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio» [Política, párrafo 8,a),ii]. También se admite el cambio de registrador, pero sin que ello afecte a la aplicabilidad de la PUSC (Política, párrafo 8,b).
|
|
|
Para contestar, el demandado dispone de veinte días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento. Este plazo podrá ser prorrogado —sin que se señale un límite— a petición del demandado o por pacto con el demandante, siempre a criterio del proveedor [Reglamento, párrafo 5,c)]. La forma y contenido de la contestación vienen detalladas en el párrafo 5 del Reglamento en términos similares a los vistos para la demanda. Cabe subrayar la posibilidad de optar, contra la propuesta del demandante, por un grupo de tres expertos, en cuyo caso será el demandado quien deberá proponer nombres y asumir, excepcionalmente, parte de las tasas previstas en el Reglamento Adicional del proveedor (Política, párrafo 4,g). El pago deberá acompañar a la contestación; en caso contrario, resolverá un único experto. Al demandado se le exige la misma declaración que al demandante, de exactitud de los datos y buena fe en la presentación y argumentación de la contestación [Reglamento, párrafo 5,b),viii)][131]. Finalmente, también el demandado deberá aportar con su escrito de contestación los documentos de que quiera valerse [Reglamento, párrafo 5,b), ix)].
En teoría, el demandado viene obligado a contestar, dados los términos imperativos del párrafo 5,a) del Reglamento. Pese a ello, cabe que decida no hacerlo o bien que no pueda, sea por no haber llegado a su conocimiento la demanda (pese a cumplirse las exigencias reglamentarias) o por otras razones. ¿Qué consecuencias derivan de ese incumplimiento? A este respecto habría que distinguir entre los aspectos procedimentales y los sustantivos.
En cuanto a la tramitación en sí, la respuesta es la que cabía esperar de los principios, expeditivos pero garantistas, de la PUSC: «Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda» [Reglamento, párrafo 5,e); vid. también párrafo 14]. Por tanto, el procedimiento sigue su curso. En cuanto a la faceta sustantiva o material, no se señala nada. Queda a criterio del grupo de expertos dar algún valor a la falta de contestación. En la medida en que constituye un incumplimiento, el grupo está facultado para «[sacar] las conclusiones que considere apropiadas» [Reglamento, párrafo 14,b)]. De este modo, podría entenderse que la falta de contestación implica dar por buenas las afirmaciones —como mínimo de hecho— del demandante o, simplemente, rendirse ante ellas por no poder oponerles argumento sólido alguno. También cabría —aunque es más arriesgado— interpretar el silencio como desinterés. Pero, en sentido contrario, nada impide que el grupo de expertos, atendidas las circunstancias, no extraiga conclusión negativa alguna y acabe incluso desestimando la demanda, sea por no ajustarse a la PUSC o por la insuficiencia de las pruebas y argumentos en que se basa. No hay que olvidar que la carga de la prueba de los elementos que definen las controversias sujetas a la PUSC (Política, párrafo 4) corresponde al demandante, y que el silencio del demandado no altera este principio.
La falta de contestación es bastante frecuente y, por tanto, la cuestión ha sido objeto de numerosas decisiones. Muchas derivan de este hecho conclusiones negativas, aunque no de manera automática o basándose en él de forma exclusiva, cosa que sería inadmisible. Más bien suele ser un elemento que reafirma, junto con otros, la mala fe o proceder abusivo del demandado[132]. Cabe señalar que también aquí hay quien ha observado diferencias entre proveedores[133].
|
|
|
El párrafo 4,e de la Política remite esta cuestión al Reglamento, cuyo párrafo 6 establece el procedimiento, en términos ya comentados. En síntesis: los proveedores deben mantener listas públicas de expertos, con sus antecedentes profesionales. Si las partes no han optado por tres miembros, el grupo o panel será unipersonal y la selección la efectuará el proveedor, sin que quepan propuestas al respecto. Si se ha optado por que sean tres, el proveedor seleccionará un candidato de cada una de las listas propuestas por demandante y demandado, designando el tercero a partir de una lista de cinco, confeccionada por él mismo y sometida a consideración de las partes, para lograr un «equilibrio razonable» entre sus preferencias [Reglamento, párrafo 6,e)][134].
Los expertos deberán remitir al proveedor su declaración de aceptación, así como de imparcialidad e independencia (Reglamento, párrafo 7). Conforme al párrafo 6,f) del Reglamento, tras proceder al nombramiento de los expertos, el proveedor lo notificará a las partes, junto con «la fecha límite en la que, sin [salvo] que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado sobre la controversia».
|
|
|
Las partes deben adjuntar a sus escritos de demanda y contestación «todo tipo de pruebas documentales» [Reglamento, párrafos 3,b),xiii y 5,b),ix)]. No hay, pues, una fase probatoria. Cuanto deba decirse y aportarse deberá haberlo sido desde el comienzo (certificados de registro de marca, volúmenes de facturación, publicidad, actas notariales etc.). Los documentos se presentarán en el idioma original, aunque el grupo de expertos puede pedir su traducción, total o parcial, al del procedimiento [Reglamento, párrafo 11,b)].
No obstante lo dicho, hay que considerar tres posibles fuentes de ampliación de la información y de las pruebas. En primer lugar, el grupo de expertos podrá exigir «otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes», además de la demanda y la contestación (Reglamento, párrafo 12). En segundo, si bien de forma excepcional, cabe que el grupo decida que «es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia» (Reglamento, párrafo 13). En tercero, aunque sin apoyo normativo expreso, hay que recordar las indagaciones ex officio que, de hecho, se están llevando a cabo por algunos grupos de expertos o panelistas.
|
|
|
La resolución debe adoptarse en un plazo de catorce días a partir del nombramiento del panel. Un plazo ciertamente breve que, sin embargo, no planteará problemas graves en la medida en que, a diferencia de lo que sucede en la vía judicial, los expertos pueden regular su trabajo, asumiendo sólo el número de casos que pueden atender. Las resoluciones, cuando el grupo es de tres miembros, se toman por mayoría, dejando constancia, en su caso, de la opinión disidente. Su extensión podrá ser tasada por los Reglamentos Adicionales de los proveedores[135].
El contenido posible de la decisión está tasado por la PUSC. Cabe, en primer lugar, la desestimación, que podrá ser pura y simple, en el sentido de no darse los requisitos del párrafo 4,a) de la Política. Se contempla, no obstante, la posibilidad de declarar que ha existido hostigamiento o intento de secuestro a la inversa del dominio, definido como «la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado» (párrafo 1 del Reglamento, Definiciones). En este sentido, el párrafo 15.e) del Reglamento establece que: «Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe o [simplemente] que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo». La declaración no tiene mayores consecuencias, aunque podría llegar a influir de alguna manera en un eventual proceso judicial u otros procedimientos. Éste es, pues, el máximo riesgo que corre el demandante que inicia un PAO al amparo de la PUSC. No se puede decir que las declaraciones de mala fe de los demandantes abunden, pero tampoco son excepcionales[136].
En el caso de que la demanda se estime, la resolución se limitará a los remedios o «recursos jurídicos» que la PUSC contempla: «la cancelación del nombre de dominio [...] o la cesión al demandante». Lógicamente, será más frecuente lo segundo que lo primero, ya que la simple cancelación no convierte el dominio en res extra commercium sino que lo coloca en situación de disponible, pudiendo ser registrado por cualquier otra persona, incluido el mismo titular que lo ha perdido[137]. La decisión no contendrá más pronunciamientos. En particular, no incluirá declaraciones de derechos, compensaciones pecuniarias ni condenas en costas[138].
Es posible, no obstante, que el procedimiento concluya sin una decisión de fondo. En concreto, se producirá la simple terminación si las partes llegan a un acuerdo antes de la resolución o «si la continuación del procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo [...] a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el grupo de expertos» [Reglamento, párrafo 17, a) y b)]. La falta de pago de las tasas o la no subsanación de defectos (Reglamento, párrafo 4) también ponen fin al procedimiento, aunque en este último caso, más que de terminación, habría que hablar de no inicio.
|
|
|
La decisión que cierra el PAO será comunicada por el proveedor, en el plazo de tres días naturales desde su recepción, a las partes y al registrador o registradores interesados. Éstos, en el plazo de diez hábiles, procederán a ejecutarla —notificándolo a las partes, al proveedor y a la ICANN— salvo si el titular del registro inicia acciones ante una jurisdicción competente, en los términos que ya ha habido ocasión de analizar [Política, párrafo 4,k)]. Con las salvedades asimismo comentadas, el proveedor publicará en Internet la resolución íntegra y la fecha de su ejecución (Reglamento, párrafo 16).
En caso de recurso, el registrador no ejecutará la resolución administrativa ni tomará medida alguna hasta que haya un acuerdo entre las partes o una conclusión del procedimiento judicial desfavorable al titular del nombre de dominio [Política, párrafo 4,k)].
Cabe observar que, si bien el Reglamento [párrafo 3,b) xiii] alude a un eventual «recurso» contra la resolución que se tome en el PAO (y, de forma más directa, la Guía de la OMPI afirma que es «impugnable»), en rigor sólo cabe hablar de recursos o de impugnación en sentido vulgar. El párrafo 4,k) de la Política se refiere al inicio —o existencia— de acciones judiciales contra el demandante por parte de quien fue demandado en el procedimiento administrativo. Pero, en la acción judicial aludida, no se discutirá el acierto o desacierto de la decisión administrativa o eventuales irregularidades en su adopción. Lo único que puede bloquear la ejecución de la decisión es una demanda contra el demandante del PAO, cuyo objeto —cabe suponer— será una discusión de fondo sobre el mejor derecho al dominio. Éste es un aspecto importante, porque si el demandante del PAO ostenta ese mejor derecho, serán por completo irrelevantes los defectos o excesos que se hayan podido cometer en la aplicación de la PUSC. Por poner un ejemplo, si en un PAO se estimara una demanda relativa a un topónimo no amparado en marca alguna, algo que la PUSC no contempla, el eventual pleito no tendría por qué hacer reproche alguno a la decisión recaída (ajena al pleito), limitándose a decidir si el topónimo da o no derecho al dominio.
|
|
|
|
|
|
| [*]
Capítulo del libro Internet y Derecho, coordinado por Javier Cremades, Rafael Illescas y Miguel Ángel Fernández-Ordoñez, de próxima publicación por la editorial La Ley. |
|
| [1]
HUGENHOLTZ, B. «Rights, Limitations and Exceptions: Striking a proper balance», IFLA/IMPRIMATUR Conference, Amsterdam 30-31 october, 1997. Puede consultarse en la página del Institute for Information Law, www.ivir.nl. Todas las direcciones citadas en este trabajo han sido verificadas (last visit) en 1 de mayo de 2001. |
|
| [2]
La ICANN (www.icann.org) es una entidad privada no lucrativa californiana, creada a fines de 1998, para hacerse cargo de los aspectos técnicos y organizativos de la red, cuando se decidió la privatización del DNS. En este sentido, en su Libro Blanco de 5 de junio de 1998 (Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses), la NTIA (National Telecommunications and Information Administration) de los EE.UU., había declarado: «El Gobierno de los EE. UU. se ha comprometido a llevar a cabo una transición que permitirá que el sector privado se encargue de la dirección de la administración del DNS. [...] Ni los gobiernos nacionales en calidad de soberanos, ni las organizaciones intergubernamentales en calidad de representantes de los gobiernos deberían participar en la administración de los nombres y direcciones de Internet. Naturalmente, los gobiernos nacionales cuentan, y seguirán contando, con la facultad de administrar o formular políticas para sus propios ccTLD». |
|
| [3]
Allí, bajo «UDRP watch», está disponible una base de datos que permite hacer búsquedas de las resoluciones recaídas en aplicación de la Política Uniforme de Solución de Conflictos. Los distintos proveedores (vid. infra) publican sus resoluciones y el web site de la ICANN contiene una base de datos con todas ellas. |
|
| [4]
Son los dominios .biz, .info, .pro, .coop, .aero, .name y .museum, que irán activándose a lo largo de la primavera-verano de este año. Vid. www.icann.org. |
|
| [5]
La referencia a países o naciones, en el caso de los ccTLD, no debe entenderse en un sentido estricto. Como se dijo en la RFC (Request for Comments) 1591, IANA [Internet Assigned Numbers Authority; institución inicialmente encargada de administrar el sistema], «no está en el negocio de decidir qué es y qué no es un país». Las RFC son las normas básicas por las que se rige Internet. Para una explicación sobre ellas y su origen, vid. http://www.rfc-editor.org. Pueden consultarse en la red. Entre otras direcciones, en http://www.ietf.org/rfc.html. |
|
| [6]
En el contrato del principal registrador español, Nominalia (www.nominalia.com), se incluye a este respecto la siguiente cláusula (sub Condiciones sobre nombres de dominio): «El solicitante acepta que el registro de un nombre de dominio no confiere ningún derecho legal sobre el mismo». Lógicamente, el solicitante adquiere derechos ex contractu, pero de ahí no deriva un estatuto propietario, de base legal, sobre el nombre de dominio. |
|
| [7]
Sobre la distinción jurídica y económica entre esas dos reglas y sus consecuencias, vid. COOTER, R. y ULEN, Th. (1998). Derecho y Economía. México, p. 159 y ss. Es obvio que el sistema de asignación de dominios se presta muy bien al análisis económico. |
|
| [8]
No obstante, al parecer, el disparo de salida fue un acto inocente del escritor Joshua Quittner, que registró mcdonalds.com sin otra intención que la de bromear, a través de un artículo en Wired (cfr. MUELLER, M., «Rough Justice: An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resoluction Policy», november 2000, http://dcc.syr.edu/report.htm). |
|
| [9]
Se usa aquí la expresión propiedad intelectual no en el estricto sentido usual en España (como Derecho de autor) sino en el más amplio, que es común en el contexto internacional y que incluye, entre otras cosas, las marcas y demás signos distintivos. |
|
| [10]
Una frase de M. Lemley, recogida por M. Mueller («Rough justice», cit.), sintetiza bien la idea: «It is important that trademarks not to be transformed from rights against unfair competition to rights to control language». |
|
| [11]
Se distingue a veces entre ciberocupación (cybersquatting) y ciberpiratería (cyberpyracy). Aquélla sería la categoría general y ésta una de sus variantes, consistente en intentar atraer la clientela ajena, valiéndose del atractivo de la marca (cfr. WHITE, J. G. (2001). «ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy in Action». Berkeley Technology Law Journal. Vol. 16, núm. 1, p. 230). La cuestión de los nombres tiene su valor desde el punto de vista de la guerra de imagen que libran las partes del conflicto, pero carece por ahora de significación precisa. Aquí no se le dará mayor importancia. |
|
| [12]
Quien desee algo más próximo a nuestra historia y cultura, puede buscar imágenes no menos plásticas en los procesos de conquista y colonización en la España medieval o en la América Latina. |
|
| [13]
Sobre todo en otros tiempos, cuando el registro podía hacerse sin pago inmediato y con un espacio de treinta días para llevarlo a cabo, tiempo éste más que suficiente para intentar una venta provechosa. |
|
| [14]
Resulta muy significativo que los titulares de marcas hablen de «recuperar» su dominio, cuando, en realidad, difícilmente puede «recuperarse» lo que nunca se ha tenido, ni material ni jurídicamente. Es curioso cómo el conflicto se plantea a veces en términos que recuerdan mucho a los clásicos de la accesión. La marca como suelo y el sitio web como construcción. Buena fe, mala fe... superficie solo cedit, accesión invertida... Son conceptos que fácilmente vienen a la mente; siempre, claro, que se admita el forzado símil de la marca como suelo. |
|
| [15]
Así lo advierten, acertadamente, C. Shapiro y H. Varian en el primer capítulo de su obra El dominio de la información (una guía estratégica para la economía de la red). Barcelona, 2000, p.18. |
|
| [16]
Disponible en www.nic.es. |
|
| [17]
Según el art. 2.2 de la Orden citada: «Los nombres de dominio regulares se asignarán para su utilización en el sistema de nombres de dominio de Internet, a petición de los interesados, previa comprobación del cumplimiento de las normas que se reproducen en el Anexo». Según el punto 3.4.1 de éste: «Sólo se podrán asignar como nombres de dominio regulares los siguientes: (a) El nombre completo de la organización, tal y como aparece en su escritura o documento de constitución. (b) Un acrónimo del nombre completo de la organización lo más cualificado posible, de forma que sea directa y fácilmente asociable al nombre oficial de la organización. Preferentemente un acrónimo habitualmente usado por la organización y legalmente registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. (c) Una o varias denominaciones comerciales o marcas legalmente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se admitirán rótulos de establecimientos, dado su carácter local. Las personas físicas sólo podrán recibir la asignación de los nombres de dominio previstos en el apartado (c), esto es, las denominaciones comerciales o marcas registradas de las que sean titulares». En cuanto a los nombres de dominio especiales, el art. 2.4 de la Orden establece que: «Los términos y condiciones aplicables en la designación, gestión y posible delegación de los dominios especiales se determinarán por la Secretaría General de Comunicaciones previa consulta al Comité Consultivo sobre Nombres de Dominio [...]». No obstante (art. 2.3): «En caso de notable interés social, comercial o de índole nacional, o con el propósito de agilizar la presencia en Internet de los interesados, la Secretaría General de Comunicaciones podrá designar nombres de dominio especiales, incluidos los genéricos y topónimos, para su utilización sin sujeción a las normas que se reproducen en el Anexo, en el sistema de nombres de dominio de Internet». |
|
| [18]
Algunos países aprobaron, además, leyes especiales para afrontar el problema. Así se hizo en los EE. UU. con la ACPA [Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, Lanham Act & 43 (d), 15 U.S.C.A, & 1125 (d)], destinada a llenar las insuficiencias de la FTDA (Federal Trademark Dilution Act) ante el fenómeno de la ciberocupación. Puede verse un análisis de su funcionamiento en WAYNE HALE, P. (2001). «The Aticybersquatting Consumer Proptection Act " Sporty's Farm L.L.C v. Sportman's Market Inc.». Berkeley Technology Law Journal. Vol 16, núm. 1, p. 205 y ss. |
|
| [19]
Al acabar el monopolio de Network Solutions Inc. y admitirse otros registradores, la vieja DNDP fue adoptada por el CORE (Council of Registrars) y puede consultarse en http://corenic.org/dispute-policy o, directamente, en http://corenic.org/dispute-policy/CORE-dispute-policy-superseded.htm, donde se mantiene como referencia histórica o de antecedentes. |
|
| [20]
En el ya citado Libro Blanco de la NTIA de junio de 1998 se decía: «El Gobierno de los EE. UU. procurará el respaldo internacional para instar a la OMPI a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya la participación de los titulares de marca, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas para: 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio, relacionadas con la "ciberpiratería" [...], 2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los gTLD, y 3) sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes [...] evaluar los efectos que tendría sobre los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias relacionados con ellos». |
|
| [21]
El Informe, titulado La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual (Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet), está disponible en formato electrónico en la sede de la OMPI: http://wipo2.wipo.int. De este documento se han tomado las citas del Libro Blanco de la NTIA incluidas en notas anteriores. |
|
| [22]
También se proponía crear un sistema de protección reforzada para marcas famosas y notoriamente conocidas, que permitiera obtener su exclusión en algunos o todos los gTLD, impidiendo así su registro como nombre dominio a cualquier persona que no fuera su titular. Este sistema, sin embargo, no sería aceptado por la ICANN. |
|
| [23]
A este respecto y básicamente, las recomendaciones del Informe —no todas seguidas luego— eran las siguientes: «57. [...] que la relación contractual entre un solicitante de nombres de dominio y el registrador de gTLD abiertos se refleje plenamente en el contrato de registro electrónico o [...] en papel»; «66. [...] que el contrato de registro [...] contenga el requisito de que el solicitante [...] proporcione datos de contacto exactos y fiables» (para los exigidos, vid. núm. 73); «81. [...] que los datos [...] se pongan a disposición del público en tiempo real»; «109. [...] que el contrato de registro contenga [...] i) una aseveración de que, al buen saber y entender del solicitante, ni el registro del nombre de dominio ni el modo en que se utiliza [...] infringen los derechos de propiedad intelectual de otra parte; e ii) una aseveración de que la información suministrada por el solicitante [...] es correcta y exacta»; «119. [...] que el contrato [...] contenga una cláusula [...] que indique que la información inexacta o no fiable [...] o la negativa a actualizar la información, constituya incumplimiento material del contrato y conduzca a la cancelación del registro». |
|
| [24]
Informe, cit., núm. 150. |
|
| [25]
En estas páginas, normalmente, se usará el acrónimo PUSC, para referirse al sistema en general, y la expresión la Política para aludir a su documento normativo básico. Es común también, aunque aquí no se utilice, referirse al sistema con el acrónimo inglés UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). |
|
| [26]
Ambos documentos han sido traducidos por la OMPI y están disponibles en español en su sede virtual (www.ompi.org). Para facilitar las cosas al lector, aquí se usará de forma prevalente esta traducción. Es muy aconsejable, no obstante, tener a mano los textos en inglés, accesibles desde múltiples lugares, empezando por la sede de la ICANN, www.icann.org. Resulta útil también la Guía elaborada por la OMPI (Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio), así como los modelos de demanda y contestación que algunos proveedores (OMPI y NAF, por ejemplo) han preparado para quienes decidan utilizar sus servicios. |
|
| [27]
La solución de controversias conforme a la PUSC y la consiguiente administración del PAO, no está encomendada a un único proveedor de servicios. Para el listado de éstos, vid. http://www.icann.org/UDRP/approved-providers.htm. Hasta la fecha son cuatro. Por orden cronológico, se trata de: OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.ompi.org, aprobación efectiva el 1-12-1999), NAF (National Arbitration Forum, www.arb-forum.com, aprobación efectiva el 23-12-1999), e-Resolution (www.eresolution.ca, aprobación efectiva el 16-10-2000) y CPR Institute for Dispute Resolution (www.cpradr.org, aprobación efectiva el 22-5-2000). |
|
| [28]
Una tercera diferencia sería la aplicabilidad de la PUSC en el caso de marcas no registradas. Así lo señala al menos la Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, cit. Vid. también http://corporate.verisign.com/news/2000/pr_20000103.html. |
|
| [29]
Vid. www.ompi.org. El acceso directo es http://wipo2.wipo.int/process2/index-es.html. Recientemente se ha publicado el Informe Provisional ("The recognition of rights and the use of names in the Domain Name System", Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, april 12, 2001, http://wipo2.wipo.int). Abierto a consultas hasta el 8 de junio del 2001. |
|
| [30]
La versión provisional del documento (de 20 de febrero de 2001) puede consultarse en http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index-es.html. El documento estuvo abierto a comentarios hasta el 30 de abril de 2001 y está pendiente de publicación su versión definitiva. |
|
| [31]
De acuerdo con el párrafo 1 (Definiciones) del Reglamento de la Política, los Reglamentos adicionales de los proveedores tienen por objeto «cuestiones como las tasas, las limitaciones y directrices en materia de palabras y de páginas, la forma de comunicación con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentación de las portadas». Estos Reglamentos adicionales pueden consultarse en los sitios web de cada uno de los proveedores. |
|
| [32]
D2000-1650, OMPI, transferencia. El precedente aludido es el caso 50x15.com y 50por15.com (D2000-0540, OMPI, transferencia). En el mismo sentido, lorenzosilva.com (D2000-1697, OMPI, transferencia) y, antes, rosamontero.com (D2000-1649, OMPI, transferencia). |
|
| [33]
En el propio caso joseluissampedro.com, el experto, diciendo apartarse de un criterio nacional, se acogía a otro, supuestamente universal, para proteger como marca el nombre de un escritor. |
|
| [34]
Pueden consultarse en los sitios web de los diferentes proveedores, así como —todas ellas— en el de la ICANN. También en algunos sitios privados de carácter académico, como el ya mencionado de INISI (www.inisi.org). |
|
| [35]
Informe, cit., núm. 150. |
|
| [36]
Conforme a la regla 17 del Reglamento: «a) Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la resolución del grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo». |
|
| [37]
Vid., por ejemplo, el contrato de Nominalia (www.nominalia.com), en cuyo apartado 8 (sub Condiciones sobre nombres de dominio) consta: «En el supuesto de existir un conflicto sobre la atribución de un nombre de dominio, el solicitante se compromete a seguir las normas sobre resolución de conflictos establecidas». De forma más detallada, el punto 2 (sub Contrato de Registro) establece: «El registrante acepta estar obligado por la actual política de disputa de nombres de dominio del CORE (Política de Disputa) que se incluirá en este contrato de referencia. El registrante puede encontrar esta política de disputa en http://www.corenic.org/dispute-policy. Cualquier disputa relacionada con el derecho a usar su nombre de dominio estará sujeta a la Política de Disputa. [...]». Hay que advertir que el contrato de Nominalia resulta un tanto complejo al constar de dos partes, que parecen responder al esquema de condiciones particulares (las de la propia Nominalia) y condiciones generales (establecidas «por el CORE y NSI») y que reflejan el entramado subjetivo subyacente. |
|
| [38]
De nuevo, esta previsión puede encontrarse como pacto en los contratos de registro. Como sigue diciendo el punto 2 (sub Contrato de Registro) del contrato de Nominalia ya citado: «El CORE puede modificar esta Política discrecionalmente y en cualquier momento. El registro continuado del nombre de dominio del registrante, después de la modificación de la Política de Disputa, se convierte en efectivo y representa su aceptación de aquellas modificaciones. Si el registrante no está de acuerdo con una modificación, puede solicitar que se elimine su nombre de dominio. El registrante acepta estar sujeto a las provisiones especificadas en la Política de Disputa en vigor durante el período en que su nombre de dominio sea requerido por un tercero [...]». En el mismo sentido, aunque con referencia directa a la ICANN, vid. el contrato de Register.com (www.register.com): «5. Cambios del Contrato de registro y la Política de litigios: [el registrante] Reconoce que el sistema de dominio y la práctica del registro y la gestión de dominios está en desarrollo y, por lo tanto, está de acuerdo en que register.com puede modificar este Contrato y la Política de litigios si es necesario para cumplir con el contrato ICANN y cualquier otro contrato al que esté sujeto register.com actualmente o en el futuro, así como para adaptarse a las cambiantes circunstancias empresariales. Su uso continuado del dominio que ha registrado constituirá su aceptación de este Contrato y la Política de litigios con las nuevas modificaciones. Si no está de acuerdo con dichas modificaciones, puede solicitar la cancelación o traspaso de su registro de dominio a un registrador diferente de dominios. Está de acuerdo en que dicha cancelación o solicitud de traspaso será su único recurso si no desea acatarse a las modificaciones de este Contrato o Política de litigios». |
|
| [39]
Este problema no había escapado a los redactores del Informe de la OMPI (Informe, cit., núm. 159): «La mayor parte de los autores de comentarios aprobaron el carácter obligatorio del procedimiento, si bien varios de ellos expresaron su preferencia por un procedimiento voluntario. Además, tal como se señaló en el Informe provisional, se expresó la preocupación de que el sometimiento obligatorio a un procedimiento global que cubriese todas las controversias de propiedad intelectual relativas al registro de un nombre de dominio podrían suscitar en ciertas jurisdicciones preguntas relativas a la validez y aplicabilidad de dicho procedimiento, especialmente considerando las leyes de protección del consumidor, consideraciones sobre las garantías procesales debidas y el hecho de que el procedimiento obligatorio equivale a crear derechos para una parte ajena al contrato de registro del nombre de dominio». Como muestra del tipo de problemas subyacentes en la relación entre la PUSC y los sistemas judiciales, cabe mencionar el interesante caso seur.com (D2000-0691, OMPI, transferencia). Al parecer, el demandado, anticipándose al PAO, había iniciado acciones judiciales en España «sobre protección de derechos fundamentales». Según consta en la decisión recaída en el PAO, el demandado alegaba que éste debía ser suspendido mientras no hubiera un pronunciamiento judicial acerca de su obligación de someterse a la PUSC. Y añadía: «Que no reconoce ni la legalidad ni la competencia de la OMPI para resolver la controversia, puesto que el demandado registró su dominio en 1996 bajo condiciones abusivas impuestas por la entidad monopolista Network Solutions, Inc. que son nulas de pleno derecho. Por otra parte, la sentencia del TC español de 6 de abril de 1996 establece que si no hay sometimiento al arbitraje se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el UDRP [PUSC] no respeta los derechos de los consumidores ni de los internautas». El demandado llegó a obtener una resolución cautelar de un Juzgado de Lugo ordenando a la OMPI, proveedora del servicio en el caso, que se abstuviera de iniciar el PAO. Nada de ello impidió al experto resolver. Pero, ¿qué habría sucedido si el demandado, en vez de accionar contra el demandante del PAO (un tercero, en lo que se refiere a las relaciones contractuales en que se basa la PUSC) lo hubiera hecho contra Network Solutions Inc., el registrador, que sí era parte? Un ejemplo diferente de intento, imaginativo, de evitar el PAO se dio en relación con el dominio gomaespuma.com [D2000-0201, OMPI, transferencia], en el que la registrante y titular del dominio interpuso un interdicto de retener la posesión, al sentirse amenazada —decía— por quienes pretendían acogerse a la PUSC para recuperar el dominio. El Juzgado de primera instancia n.º 6 de Valladolid rechazó el interdicto, porque la pretendida amenaza no era otra que la de acudir a un procedimiento («arbitral», dice la sentencia) aceptado por el propio actor al registrar el dominio. |
|
| [40]
Prácticas Óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD, documento ya citado. |
|
| [41]
Por ejemplo, en el contrato de registro de la entidad Nominalia, se incluye la siguiente cláusula: «10. Ley reguladora.- Este contrato, sus derechos y obligaciones y todas las acciones contempladas por él serán regulados por las leyes suizas, como si este contrato fuese completamente registrado y ejecutado en Suiza. Cualquier acción para incumplir este contrato o cualquier asunto relacionado con el uso de la página del CORE será llevado en exclusiva en los tribunales suizos, en Ginebra». Ciertamente, es llamativa la sumisión a la legislación y tribunales suizos. Probablemente guarda relación con los vínculos —presentes o pasados— de Nominalia y el CORE. Como quiera que sea, cláusulas semejantes pueden verse en otros contratos. Por ejemplo, en el de Register.com: «13. Ley aplicable.- A menos que se especifique lo contrario en la Política de litigios en cuanto a litigios, este Contrato, sus derechos y obligaciones y cualquier actuación contemplada en este Contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos de América y del estado de Nueva York, como si el Contrato se tratara de un contrato firmado y desempeñado en el estado de Nueva York. A menos que se especifique lo contrario para los litigios en la Política de litigios, cualquier actuación para hacer cumplir este Contrato o cualquier asunto relacionado con su uso del sitio de register.com se llevará a cabo exclusivamente en los tribunales del distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York o, si dicho tribunal no tiene jurisdicción, en un tribunal estatal del condado de Nueva York». |
|
| [42]
De hecho, como veremos, esto es lo único que puede hacer, ya que los titulares de dominios carecen de legitimación activa para poner en marcha un PAO en defensa de su derecho. |
|
| [43]
Vid. el ya citado caso seur.com (2000-0691, OMPI, transferencia), en el que el experto entendió que debía seguir con el PAO porque, entre otras cosas, en la acción judicial intentada por el demandado ante los tribunales españoles no se estaba discutiendo el mejor derecho al nombre sino, sólo, la pretendida violación del derecho a la tutela judicial efectiva. |
|
| [44]
De acuerdo con la regla 4,h) de la Política, «[el registrador] no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por el grupo de expertos». En los contratos de registro se incluye también una cláusula de exención. En el del Nominalia consta en los siguientes términos: «6. Limitación de responsabilidad.- El registrante acepta que el CORE [y la propia Nominalia, cabe suponer] no responderá ante él u otra persona de la pérdida que pueda ser debida por [...] i) La aplicación de la Política de disputa. [...]». En el mismo sentido, otros contratos, como el de Register.com, cláusula 9,h). |
|
| [45]
En el sitio web de la OMPI, donde está publicada la normativa de la PUSC, concretamente en el apartado correspondiente a Información para las partes/Reglamento, se ha añadido lo siguiente: «Nota Importante.- Es de notar que la declaración que habrá de adjuntarse conforme a las disposiciones del párrafo 3 (b) (xiii) debe seleccionar específicamente una (o ambas) de las dos opciones de jurisdicción mutua: es decir, aquella jurisdicción judicial ubicada en la oficina principal del registrador (facilitado el nombre de dominio, el propietario está sometido en su contrato de registro a esa jurisdicción por [para la] decisión judicial de los conflictos que se refieren o que se plantean por el uso del nombre de dominio) o la dirección del propietario del nombre de dominio tal como se muestra en el registro del nombre de dominio en la base de datos Whois del Registrador en el momento que se presenta la demanda al Proveedor. También se recomienda consultar el párrafo 1 (Definiciones) de las reglas. Ejemplo: Con arreglo al párrafo 3 (b) (xiii) de las Reglas, el demandante se someterá, con respecto a cualquiera de las objeciones a una resolución en el procedimiento administrativo que cancela o transfiere el nombre de dominio, a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos de América), sede del Registrador del nombre de dominio, Network Solutions, Inc.». |
|
| [46]
Un caso muy conocido y polémico en el que se ha aplicado esta disposición es el que tiene por objeto el dominio barcelona.com (D2000-0505, OMPI, transferencia). Actualmente, el derecho al dominio es objeto de debate judicial en EE. UU., en la jurisdicción a la que se sometieron los titulares (al efectuar el registro) y, más tarde, el Ayuntamiento de Barcelona (al presentar su demanda ante la OMPI). Al parecer no ha tenido éxito el intento del Ayuntamiento de atraer el proceso a los tribunales españoles. |
|
| [47]
Lo que no impide una ubicación y, por tanto, apariencia nacional en los casos de NAF y CPR (norteamericanas) y eResolution (canadiense). La OMPI, por contra, es internacional. Puede ser una cuestión de imagen, pero tiene su peso. |
|
| [48]
Hasta la fecha, el proveedor más solicitado es la OMPI. Con seguridad, influyen el nombre y función institucional de la organización, así como el hecho de que la mayoría de sus expertos o panelistas son abogados o profesores especializados en propiedad intelectual. En el caso de e-Resolution y CPR, en cambio, la procedencia es más variada; mientras que NAF, el segundo proveedor en importancia, cuenta con muchos jueces retirados, con poca experiencia en marcas (cfr. WHITE, J. G. «ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy in Action», cit., pp. 232-233). Sin embargo, sería un error ignorar otros datos que también juegan en favor de la OMPI. Entre ellos: haber sido la primera institución aprobada por la ICANN, su condición de organismo internacional no asociable a un país concreto, su experiencia en la mediación y el arbitraje, la diversidad nacional de su amplia lista de expertos y, por supuesto, la circunstancia de que fue ella la que redactó el Informe que sirvió de base para la PUSC. |
|
| [49]
Para algunos, éste sería uno de los principales problemas de la PUSC. Según M. Mueller («Rough Justice», cit.), con referencia al primer semestre de aplicación, habría pruebas estadísticas de que «WIPO and NAF are the most complainant-friendly [...] and e-Resolutions is the most defendant friendly». Estas cifras (16,6% de casos ganados por los demandados en la OMPI y el 41,9% en e-Resolution) y la poca inclinación hacia NAF de los demandantes no estadounidenses, explicarían a juicio de Mueller el éxito de la OMPI. Frente a estos datos, tendrían menos importancia otros, como la rapidez (el estudio, no obstante, parece establecer una cierta relación entre lentitud y atención a las razones de los demandados) e incluso el coste de los servicios (de hecho, eResolution sería el más barato). Según Mueller, la mejor solución para conjurar el riesgo de favoritismo hacia los demandantes consistiría en que fuera el demandado quien escogiera al proveedor. Habrá que seguir atentamente la evolución de la PUSC y realizar nuevos estudios, a fin de establecer si las sospechas se confirman o, por contra, se desvanecen. |
|
| [50]
El párrafo 6,a) del Reglamento Adicional de la OMPI aclara que el administrador del caso o case manager «podrá proporcionar asistencia administrativa» al grupo de expertos, «pero no estará facultado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la controversia»; «ni para influir en ellas», añade la Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. |
|
| [51]
Conforme al párrafo 6,a) del Reglamento: «Todos los proveedores mantendrán y publicarán una lista de miembros del grupo de expertos y sus antecedentes profesionales que estará a disposición del público». |
|
| [52]
En el Reglamento Adicional de la OMPI [párrafo 8,a)] se señala que las partes deberán dar los nombres de sus candidatos «por orden de preferencia». |
|
| [53]
Por supuesto, designar a un experto cuya nacionalidad coincidiera con una sola de las partes sería inadmisible. No, en cambio, si la nacionalidad es común a ambas. Cuando, por ejemplo, demandante y demandado son españoles, nombrar un experto asimismo español puede tener sus ventajas, en términos de conocimiento directo del entorno jurídico (leyes, jurisprudencia) y fáctico (idioma, cultura, tejido empresarial, notoriedad de las marcas, etc.) en que se desenvuelve la controversia. Toda esta información, en particular la fáctica, puede ser de una extraordinaria utilidad dada la brevedad de los plazos. A un ciberpirata probablemente le detecte antes un conciudadano que un extranjero. Un español sabe de inmediato hasta qué punto es forzado decir que Campsa corresponde a «Cámara Amateur Polan Sólo Adultos» (campsa.com, D2000-1238, OMPI, transferencia) o Seur a «Sedatus Urbis» (seur.com, D2000-0691, transferencia). Pero la condición nacional del experto, como se ha dicho, también podría jugar en contra de la objetividad. Quizás, en algún caso, predisponga en favor del demandante. |
|
| [54]
En el formulario de la OMPI, por ejemplo, se extrema la atención sobre este particular, exigiendo a los expertos o panelistas revelar toda circunstancia, de cualquier tipo, que pudiera afectar a su imparcialidad e independencia, subrayando que «las dudas han de resolverse en favor de la declaración». |
|
| [55]
Se han producido algunas acusaciones o denuncias de parcialidad, dirigidas contra el proveedor o contra los expertos. En el caso de la OMPI, por ejemplo, se ha subrayado su directa participación en la definición de la PUSC, así como su función institucional de defensa de la propiedad intelectual (seur.com, D2000-0691, OMPI, transferencia). En el caso de los expertos, las denuncias suelen venir propiciadas por su frecuente condición de abogados en activo, integrados en despachos especializados en propiedad intelectual o en los departamentos correspondientes de las grandes firmas, que —por cierto— parecen estar mostrando un claro interés en colocar a uno o más de sus asociados en las listas de los diferentes proveedores. En alguna ocasión (joseluissampedro.com, D2000-1690, OMPI, transferencia y lorenzosilva.com, D2000-1697, OMPI, transferencia), el hecho de que el abogado de la parte demandante perteneciera al mismo despacho que un experto de la OMPI (no, desde luego, el llamado a decidir el caso) hizo que el demandado pusiera en cuestión la objetividad del proveedor, por una pretendida estrecha relación con el despacho en cuestión. La queja fue, acertadamente, rechazada por el panelista. Pero resulta ilustrativa y muestra que nos movemos en un terreno peligroso. |
|
| [56]
Se ha criticado esta limitación. Para algunos, dada la inexistencia de una fase probatoria y la imposibilidad de interrogatorios, habría que dar a las partes la posibilidad de réplica y dúplica (JONES, S. (Feb. 2001). «A Child First Steps: The First Six Months of Operation- The ICANN Dispute Resolution Procedure for Bad Faith Registration of Domain names». EIPR, vol. 23/2, p. 78). Nada impide al grupo de expertos acceder a una petición en tal sentido, aunque queda a su discreción (para un caso de rechazo de réplica, vid. sting.com, D2000-0596, OMPI, demanda desestimada; «Attachment 1: Although litigants and parties in arbitrations may have a right of reply under the rules of other forums, ICANN chose a different procedure for these proceedings that call for only a Complaint and a Response [...] At the same time ICANN provided the Panel with the flexibility to seek additional submissions [...] Appropiate reasons may include the existence of new, pertinent facts [...] or the desire to to bring new, relevant legal authority to the attention of the Panel [...] The Panel would then be in a position quickly to rule on the request and, if it determines that a further statement is warranted, set a schedule that is fair to both parties and provides each party with an opportunity to supplement the record»). |
|
| [57]
Esta humilde cuestión es importante en la práctica. Según el párrafo 1, in fine, del Reglamento, los Reglamentos Adicionales de los proveedores podrán establecer limitaciones en palabras y páginas. La OMPI, por ejemplo, pone un tope de 5.000 palabras para los motivos de demanda y contestación. |
|
| [58]
En el caso de la OMPI, si el número de dominios no supera los cinco e interviene un único experto, los costes son de 1.500 $ USA, de los que 1.000 corresponden a honorarios del experto y los otros 500 a tasas de administración. Si, con el mismo límite en cuanto a los dominios afectados, el grupo fuera de tres expertos, el coste ascendería a 3.000 $ USA, de los que 900 corresponden al presidente; 750, a cada uno de los otros dos expertos, y 600, a tasas de administración. |
|
| [59]
Vid. párrafo 19 del Reglamento: «a) El demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el Reglamento adicional del proveedor, dentro del plazo exigido [...]. b) El proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la tasa inicial [...]. c) Si el proveedor no recibe la tasa en un plazo de diez (10) días naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo». |
|
| [60]
Probablemente, para algunos que parecen haber hecho de la ciberocupación casi un divertimento, nada sería tan incómodo y peligroso como vencer en un PAO, para ser luego objeto de una demanda ante los tribunales, en la que, acaso, ya no se les exija el sólo dominio sino también una compensación por daños. |
|
| [61]
En el caso arels.com (D2001-0030, la OMPI, transferencia), en el que el demandante no tenía una marca registrada y accionaba con base en una common law trademark, se hizo el siguiente comentario: «The Panel observes that, unusually, the Complainant has not cited any authority either from WIPO Administrative Panel decisions or from any other source to support the finding of a trademark in its name. The Panel notes in this regard that the Complaint appears to have been prepared without the assistance of legal representation». |
|
| [62]
Informe, cit., núm. 150,ii |
|
| [63]
En la práctica, las actuaciones de oficio —en particular el acopio de datos— se han dirigido a veces contra los demandados. Más de un demandante, teóricamente bien asesorado, ha visto triunfar o, al menos, consolidar sus —justas— pretensiones, con base en datos no aportados con la demanda, pero fácilmente localizables en Internet y puestos de manifiesto por el grupo de expertos. Para juristas especializados en propiedad intelectual, sobre todo si son abogados, la tentación de desenmascarar a un pirata puede ser irresistible. Hay que reconocer, sin embargo, que también abundan los casos en que los panelistas hacen un notable esfuerzo en sentido contrario, para proteger cualquier potencial justa razón de los demandados. |
|
| [64]
Al margen de los aspectos jurídicos, en ocasiones la publicidad permite conocer otros casos en los que se ha visto envuelto aquél a quien se pretende demandar. |
|
| [65]
Corresponderá a las partes poner de relieve el carácter confidencial de la documentación, con la precisión adecuada. Quedará a la discreción del grupo de expertos el uso de la información confidencial, su reflejo en la decisión en caso de ser relevante y su eliminación de la versión que se va a publicar. Vid. las observaciones en este sentido del panelista en el caso steinlager.com (D2000-0030, OMPI, transferencia). |
|
| [66]
Según el párrafo 4,h de la Política: «El registrador no participa ni participará en la administración ni realización de ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por el grupo administrativo de expertos». |
|
| [67]
En este sentido, el párrafo 6 de la Política dispone: «El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted [registrante] y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted [registrante] no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento». Como, pese a ello, la demanda no es imposible, se añade: «En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa». |
|
| [68]
Hay estadísticas disponibles en la ICANN (www.icann.org). También en la OMPI (www.ompi.org). Se han hecho ya algunos análisis. Con relación a los datos del primer año, vid., por ejemplo, Mueller, M. «Rough Justice», cit. También la OMPI ha publicado recientemente un estudio del año 2000 (Domain Name Dispute Resolucion Service in 2000, http://arbiter.wipo.int/domains). A lo largo de este año, la OMPI recibió 1.841 demandas, referidas a 3.200 nombres de dominio (un 65% del total de casos sujetos a la PUSC). De ellas, siempre con referencia al mismo año, resultaron 1.007 decisiones. Otros 207 casos se resolvieron a través de acuerdo, hallándose los 555 restantes pendientes al cerrarse el año. De las decisiones, 824 fueron favorables a los demandantes (817, 81%, transfer; 7, 1%, cancel) y 183 a los demandados (18%, complaint denied). En cuanto a la nacionalidad de demandantes y demandados, el primer lugar lo ocupan los EE.UU. (48,7% y 51,2%, respectivamente). Aunque a gran distancia, el segundo lugar corresponde a España (4,9% y 5,5%). Un dato, sin duda, interesante. |
|
| [69]
Entre los españoles, el más conocido, por razones obvias, es el ya mencionado barcelona.com (D2000-0505, OMPI, transferencia). |
|
| [70]
Según uno de sus críticos [FROOMKIN, M. (Febrero 2001). «The collision of trademarks, domain names, and due process in cyberspace». Communications of the ACM. Vol. 44, núm. 2, p. 91 y ss.], la PUSC no es ecuánime en su trato hacia los demandados y afirma: «These problems show that the procedures used by the UDRP suffer from substantial due process flaws, that would have made the program obviously illegal if the U.S. government had attempted to implement it directly rather than have it done via ICANN or some other formally arms-length private body». Sería interesante —y habrá que hacerlo— contrastar la PUSC y el PAO con las recomendaciones de la Unión Europea sobre sistemas de solución de conflictos alternativos a la vía judicial. |
|
| [71]
Vid. Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, cit. La lista, disponible en el web site de la OMPI, incluye ccTLD como .ag (Antigua y Barbuda) o .sh (Santa Helena), pero también .ph (Filipinas), .ve (Venezuela) o .mx (México). Recuérdese también que la OMPI ha redactado un informe sobre Prácticas Óptimas sobre Prevención y Solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD, cit. |
|
| [72]
Según MUELLER, M. «Rough Justice», cit., con referencia a noviembre de 2000, no menos de un 70% del total mundial de los registros de nombres de dominio estarían sometidos a la PUSC. |
|
| [73]
Así lo subraya, como ya ha habido ocasión de mencionar, la Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, cit., al enumerar las diferencias entre la PUSC de la ICANN y la vieja DNDP de Network Solutions Inc. |
|
| [74]
«Complainant alleges that the Respondent´s use of www.juliaroberts.com infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion as defined by Section 2(d) of the U.S. Lanham Act [...] From this allegation, the Panel understood that Complainant asserted common law trademark rights in her name. The Panel further decided that registration of her name as a registered trademark or service mark was not necessary and that the name "Julia Roberts" has sufficient secondary association with Complainant that common law trademark rights do exist under U.S. trademark law. [...] The Policy does not require that the Complainant should have rights in a registered trademark or servide mark. It is sufficient that the Complainant should satisfy the Administrative Panel that she has rights in a common law trademark or sufficient rights to ground and action for passin of» (D2000-0210, OMPI, transferencia). |
|
| [75]
La demandante en este caso, sin embargo, sí tenía registrado como marca el nombre Madonna (D2000-0847, OMPI, transferencia). |
|
| [76]
«The Complainant is not the owner of a trademark or service mark registration for the word "sting". It is however clear that the Uniform Policy is not limited to a "registered" mark; an unregistered, or common law, mark is sufficient for the purpose of the paragraph 4(a)(i) [...] The question that arises is wether being known under a particular name is the same as having rights in that name as a "trademark or service mark". The answer to this question is not straightforward. On the one hand, there are a number of cases under the Uniform Policy in which the Panel has treated the name of a famous or at least widely known person as constituting an unregistered trademark or service mark, sufficient for the purposes of paragraph 4(a)(i) (eg. Julia Fiona Roberts [...]) [...]. On the other hand, the Report of WIPO [...] states as follows: "[...] The second limitation would define abusive registration by reference only to trademarks and service marks. Thus, registrations that violate trade names, geographical indications or personality rights would not be considered to fall within the definition of abusive registration for the purposes of the administrative procedure [...]". [...] It is clear from this statement that personality rights were not intended to be made subject to the proposed dispute resolution procedure» (D2000-0596, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [77]
En esta decisión, crítica respecto de otras anteriores, se desestimó la demanda. Aunque hubiera otras razones, el grupo de expertos observó lo siguiente: «It appears to be an established principle from cases such as Jeanette Winterson, Julia Roberts, and Sade that in the case of very well known celebrities, their names can acquire a distinctive secondary meaning giving rise to rights equating to unregistered trademarks, notwithstanding the non-registerability of the name itself. It should be noted that no evidence has been given of the name «Bruce Springsteen» having acquired a secondary meaning; in other words a recognition that the name should be associated with activities beyond the primary activities of Mr. Springsteen as a composer, performer and recorder of popular music. [...] In the view of this Panel, it is by no means clear from PUSC that it was intended to protect proper names of this nature» (D2000-1532, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [78]
D2000-1649, OMPI, transferencia. El demandado negaba que la PUSC cubriese casos como el planteado, relativo al nombre de una escritora, tesis que se rechazó en favor de una «interpretación amplia» de la expresión «marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos». «Tal amplitud tiene que ver con el espíritu de la Política, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin ánimo de utilizarlos para su función natural como herramienta de identificación en Internet usaran prácticas desleales dirigidas a "crear confusión" en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o causar perjuicio al titular de derechos sobre la marca [...]. Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Política aluden a "marca" en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar o distinguir bienes o servicios, así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros [...]. La Política de ninguna manera hace referencia a "marcas registradas" ni a cualquier otro título derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas [...]. Un importante número de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores [...] se pronuncia por la protección de las marcas de hecho [sigue la relación]. Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado, entre estas marcas: nombres de artistas intérpretes musicales o audiovisuales; nombres de artistas de variedades [...]; nombres de autores de obras literarias o artísticas; nombres de hombres o mujeres de negocios; nombres de deportistas. La misma tutela se otorgó a nombres considerados como common law trademarks en decisiones dictadas por tribunales de justicia de los EE. UU. [siguen las citas]». Con referencia a la cuestión concreta del nombre de un autor como marca, la decisión afirma: «Poca duda puede caber entonces de que el nombre o el seudónimo de un autor o artista intérprete de obras de cualquier género constituye a los efectos de puesta en el mercado de ejemplares o "contenidos" una marca que distingue ante el público dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho público por el autor o artista [...]. No existiendo registro, ese nombre o seudónimo deberá recibir el tratamiento de una marca de hecho». Este párrafo se repite en los casos joseluissampedro.com (D2000-1650, OMPI, transferencia) y lorenzosilva.com (D2000-1697, OMPI, transferencia). |
|
| [79]
Casos julianbarnes.com (D2001-0121, OMPI, transferencia), louisdebernieres.com (D200 1-0122, OMPI, t ransferencia), antonybeevor.com (D2001-0123, OMPI, transferencia) y margaretdrabble.com (D2001-0209, OMPI, transferencia). Vid., para un caso no relativo a nombres de persona, el ya citado arels.com (D2001-0030, OMPI, transferencia): «In this case the Complainant registered as a company limited by guarantee in 1960, and has traded under names incorporating the letters "ARELS" [acrónimo de "Association of Recognized English Language Services"] ever since. It has used the letters "ARELS" exclusively to identify itself since 1992, and all branding, logos, company stationery, company publications, company publicity material, printed public listings and web addresses have used the nomination "ARELS". It has also used that term on its website as viewed by the Panel. It is clear to the Panel that the Complainant has used the identifying letters "ARELS" in a trademark sense. The Panel concludes that the Complainant has trademark rights at common law in the term "ARELS"». |
|
| [80]
D2000-1000, OMPI, transferencia. |
|
| [81]
D2000-0060, OMPI, transferencia. |
|
| [82]
Resulta muy interesante el caso elrincondelvago.com (D2000-0823, OMPI, transferencia). El demandante había registrado, en agosto de 1999, el dominio rincondelvago.com (sin artículo), que desarrolló hasta convertirlo en un web site muy activo; «paradójicamente», como observa el panelista. El 6 abril de 1999 solicitó la marca El Rincón del Vago (con artículo), que le fue concedida el 5 de noviembre de 1999. Más tarde, el 18 de enero de 2000, constituyó El Rincón del Vago S.L., a la que trasfirió dominio y marca y que sería quien iniciaría el PAO, junto con las personas físicas que crearon el web site. El demandado, por su parte, adquirió el dominio elrincondelvago.com (con artículo) el 18 de abril de 1999. Después, el 17 de abril solicitaría también la marca El Rincón del Vago, solicitud que quedó en suspenso por la oposición de la otra parte. Se diría que los creadores de rincondelvago.com registraron la marca El Rincón del Vago, para poder actuar al amparo de la PUSC y obtener la transferencia del dominio elrincondelvago.com, corriendo hasta cierto punto el riesgo de ser considerados como reverse domain hijackers (¿por qué no registrar como marca Rincón del Vago, sin artículo?). Lo curioso es que la sociedad titular de elrincondelvago.com (con artículo) y demandada, sostenía que, si bien la adquisición se había producido el 18 de abril de 1999, en realidad, el dominio había sido registrado un año antes. De ser ello cierto, el conflicto no se habría producido entre marca (El Rincón del Vago) y dominio (elrincondelvago.com), sino entre dominio (rincondelvago.com) y dominio (elrincondelvago.com), quedando al margen de la PUSC. En este sentido, se manifestó el experto o panelista: «A juicio del Panel, el demandado plantea una cuestión fundamental de carácter previo: la aplicabilidad o inaplicabilidad del UDRP. Afirma que su nombre de dominio fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999 [...] pero que dicho nombre fue inscrito aproximadamente un año antes [...]. Es fundamental la cuestión porque, de ser cierto tal extremo, el UDRP no sería de aplicación, ya que ambos dominios, el del demandante (rincondelvago.com) y el del demandado (elrincondelvago.com) serían anteriores a cualquier marca, resultando en tal caso que el conflicto se plantearía entre dominios y no entre dominios y marcas». Sin embargo, la alegación del demandado quedó sin acreditar, a pesar de que el propio panelista intentó obtener información del órgano de registro. |
|
| [83]
Esta situación, probablemente un episodio más de una larga guerra, se ha dado en el caso wallmartcanadasucks.com. El titular del dominio, tras vencer en un PAO a la empresa Wal-Mart, ha requerido a ésta para que le transfiera los dominios wallmartcanadasucks.net, .org y .ca, con el argumento de que incluyen su propia marca (wallmartcanadasucks). The Register (www.theregister.co.uk/ content/6/18280.html), publicó la sarcástica carta dirigida a Wal-Mart: «It has come to our attention that Wal-Mart is the owner of wallmartcanadasucks.net [...] .org [...] and .ca. We would like to inform you that these domain names contain our company name [...]. Because Wal-Mart has no legitimate interest in developing these domain names, it is acting in bad faith, as detailed in ICANN's DDRS. The intention of "sitting on" domain names to keep them out of circulation, when a company wishes to develop them, has been ruled an act of bad faith in several recent WIPO decisions». Sin comentarios. Pero tiene gracia. |
|
| [84]
Al tratar la cuestión del Campo de aplicación del procedimiento, el documento provisional sobre Prácticas Óptimas para los ccTLD afirma: «[...] Habrá que elegir entre un procedimiento destinado a cubrir todo tipo de controversias (entre ellas las que se producen entre partes con derechos más o menos equivalentes) o un procedimiento restringido a casos claros de abuso. En una primera fase y, sobre todo, en situaciones en las que se establezca un nuevo procedimiento, puede ser prudente adoptar un procedimiento restringido, aunque manteniendo la posibilidad de ampliar su campo de aplicación en el futuro [...]. La experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en la administración de controversias de nombres de dominio, con arreglo a la PUSC [...], ha mostrado claramente que las resoluciones más difíciles y, por ende, las que causan más controversia, guardan relación con casos en los que los derechos de las partes están más equilibrados». |
|
| [85]
Caso ferroser.com (D2001-0016, OMPI, transferencia): "the particles used for the TLDs are of no significance with respect to the question of the identity or confusing similarity. On the contrary, the point is to check whether there is a substantial identity between the words of the Complainant's trademarks and the Respondent's domain name". En el mismo sentido, entre muchísimos otros, pueden verse los casos: ferrovial.net (D2001-0017, OMPI, transferencia), contrarotator.com y otros (D2001-0024, OMPI, transferencia) y robotel.com ( D2001-0038, OMPI, transferencia). |
|
| [86]
Casos hollywood-casino.com y otros (FA 0002000094107, NAF, transferencia y cancelación) y wallstreetjournaleurope.com y otros (D2000-0704, OMPI, demanda desestimada). En el mismo sentido, entre muchos otros casos de lo que se ha dado en llamar typo-squatting: guinessbeer.com (D2001-0020, OMPI, transferencia); seek-america.com (D2000-131, OMPI, transferencia; «the mere use of a hyphen "seek-america" in Respondent's domain name is insufficient to render it different to the service mark "seekamerica"»); ggogle.com (D2001-0060, OMPI, transferencia) y plaboy.com (D2001-0094, OMPI, transferencia; «a typical case of "typo-squatting"»). |
|
| [87]
Caso hollywood-casino.com y otros (FA 0002000094107, NAF, transferencia, cancelación). En el mismo sentido, casos: nokiagirls.com (D2000-0102, OMPI, transferencia; «The ability of this word «girls» to distinguish the Domain Name from the trademark of the Complainant is limited. As a general noun, "girls" is indeed a rather neutral addition to this trademark»); stanleybostitch.com y otros (D2000-0013, OMPI, transferencia; «Essentially, Respondent has appropiated the trademarks "Stanley" and "Bostitch", sometimes adding a generic word sucha a nail [bostitchnails.com, bostitchtools.com»); catmachines.com (D2000-0275, OMPI, transferencia; «the registered CATERPILLAR and CAT trademarks are presumed to be valid, and the addition of the word "machines" as a suffix to the word «cat» in the domain name under consideration does not serve to distinguish the domain name from the trademark CAT, but rather would reinforce the association of the Complainant's trademark with its primary line of products"); caso guinessbeer.com (D2001-0020, OMPI, transferencia; «the domain name differs from the trademark only by the addition of the word "beer" and the spelling of the name with one "n" instead of two»); caso imaximax.com y otros (D2001-0037, OMPI, transferencia; «The repetition of the word "imax" and the addition of the merely descriptive word "world" in the disputed domain names does not affect this conclusion»); nikewomen.com y otros (2001-0102, OMPI, transferencia). |
|
| [88]
Caso buyvuarnetsunglasses.com (D2000-0265, OMPI, demanda desestimada; «Respondent's domain name combines three words: "buy", "vuarnet" and "sunglasses". The combination, if anything, enhances the likelihood of confusion with the trademark VUARNET as used for sunglasses»). En el mismo sentido, entre otras, quieroermenegildozegna.com (D2001-0128, OMPI, dominio cancelado). |
|
| [89]
Capacidad distintiva difícil de lograr cuando se trata de marcas muy conocidas. Vid. por ejemplo: caso bodacious-tatas.com (OMPI, 2000-0479, cancelación): «It must be said, also, that it is now generally accepted in most countries that well-known marks, particularly those surrounded by an aura of high repute, excellent quality and respectability, deserve wide protection. This the Panel holds to be the case with the TM TATA and its corresponding service mark. In this area, therefore, the addition of a word like "bodacious" [South Midland and Southern U.S.- 1. "thorough"; "blatant"; "unmistakable"; 2."remarkable"; "outstanding"; 3. "audacious"; "bold"; "brazen" - Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language: (1989)], and the addition of the letter "s", does not render the Domain Name less identical or less confusingly similar to a trade or service mark. Indeed, the opposite is true, particularly when one considers most of the meanings attributed to the word "bodacious"». |
|
| [90]
Entre otros muchos, casos directlinesucks.com (D2000-0583, OMPI, transferencia) y guinness-really-sucks.com y otros (D2000-0996, OMPI, transferencia). Más reciente, teniendo en mente a los usuarios franceses de la red, accorsucks.com (D2001-0007, OMPI, transferencia). Un razonamiento semejante se hace en antiphilips.com (D2001-0163, OMPI, transferencia), en el que, para señalar la falta de carácter informativo y distintivo del prefijo anti, se dice: «not every user of the internet is well-versed in the english [sic] language». |
|
| [91]
Informe, cit., núm. 172. |
|
| [92]
Caso fuji.com (D2000-0409, OMPI, demanda desestimada): «Respondent provides evidence that it has used the name FUJI as the name of group companies specializing in software systems since 1992 and that it has been designing point of sale software products for the dental and hospitality industries since then. [...] has used and or traded using the corporate name Fuji since 1992 but for goods and services different to those in which the Complainant shows trading rights». Caso networksystems.com (FA0002000094188, NAF, demanda desestimada): «Respondent points out by way of Exhibit and allegation that it was doing business in Georgia under the name "Network Systems, Inc." at least as early as January of 1994, in the course of selling goods and services associated with home entertainment and security systems». |
|
| [93]
Caso channel-d.com (FA 94298, NAF, demanda desestimada): «The Complainant, Channel D Corporation, is a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey and has been in existence since December 1995 [...] Respondent alleges Channel-D Pty, Ltd., was registered as a company in Australia in October 1994». Vid., asimismo, el caso bankinternet.com y otros (D2000-0460, OMPI, demanda desestimada): «The domain name bankinternet.com was registered on january 4, 1996 [...]. The original registrant was Bank Internet Inc. a corporation associated with Mr. Brooks [...]. He and Mr. David Greenberg subsequently formed the Respondant which was first known as Bank Internet LLC [...]». También el caso K2r.com (D2000-0622, OMPI, demanda desestimada, mala fe del demandante). El demandado alegó que su madre tenía una tienda en París llamada Kirk & Rosie Rich y que, tras crear una página para ella, intentó registrar el dominio KRR.com y que, al no estar disponible, optó por K2r.com, coincidente con la marca del famoso quitamanchas. La decisión entendió que se daba el caso del párrafo 4,c),i de la Política: «Even perfunctory preparations have been held to suffice for this purpose [FA00030000094375 y AF-0133]. [...] The panel finds that the disputed domain name is a derivative of the name of the Paris store and thus the respondent registered a domain name that corresponds to a name that was in use in connection with a bona fide offering of goods or services prior to notice of this dispute. It is not the only possible derivative of the name of the store but it is a logical and reasonable one [...]. Even if evidence of fame were supplied, this panel is not prepared to make a legal determination of such a contentious issue as mark´s famousness. This is a complex trademark infringement claim that is more properly left to courts of law». |
|
| [94]
Entre otros casos: stelladoro.com (D2000-0012, OMPI, transferencia; «Patron's speculations as to intended future use and "possibly" selling "Jewelry items in Latin America" do not offset the inference flowing from the undisputed facts and circumstances appearing in the pleadings»); y easy-jet.net (D2000-0398, OMPI, demanda desestimada): «The Respondent states that he intends to start a business specializing in the sale, service and repair of personal watercraft known as jet-skis and/or jetboats. As proof of this he submits a letter dated September 20, 1999, and a brochure from EP Barrus Limited. However, the brochure is undated and neither document mentions the name EASY-JET or contains the words "Jet", "Jet-skis" or "Jet boats". Accordingly, there is no evidence submitted to the panel proving that the Respondent has rights or a legitimate interest in the Domain Name». |
|
| [95]
Caso hamburgerhamlet.com (D2000-0073, OMPI, transferencia): «There is no evidence on the record that would indicate that Respondent has any rights or legitimate interests in respect of the domain name «hamburgerhamlet.com», other than that it has registered the domain name, and has used it in connection with the posting of a Network Solutions' standard form "Under Construction" web page. If mere registration of the domain name was sufficient to establish rights or legitimate interests for the purposes of paragraph 4(a)(ii) of the Policy, then all registrants would have such rights or interests, and no complainant could succeed on a claim of abusive registration. Construing the Policy so as to avoid an illogical result, the Panel concludes that mere registration does not establish rights or legitimate interests in a domain name so as to avoid the application of paragraph 4(a)(ii) of the Policy». |
|
| [96]
Caso rogersvideo.com (D2001-0201, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [97]
Se alegó, aunque no se le dio beligerancia, en el caso sting.com (D2000-0596, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [98]
Es decir, ser conocido no ya por «el nombre», sino por el «nombre de dominio». Vid. caso sixnet.com y otro (D2000-0008, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [99]
Hay referencias a este dato, por ejemplo, en los casos piper.com (FA94367, NAF, demanda desestimada) y seur.com (D2000-0691, OMPI, transferencia). También en pepsicola.com (FA0102000096695, NAF, transferencia), en el que se rechazó la idea de aquiescencia pese a haber transcurrido cuatro años. |
|
| [100]
Como observa JONES, S. («A Child First Steps...», cit., p. 78): «Some reasonable restraint should be placed on the ability of bussiness to cause the cancellation or transfer of a name in the circumstances of a summary administrative proceeding where over the course of time, substantial goodwill may have attached to that domain name». Otra cosa es que el demandado no haya usado el dominio, limitándose a mantener el registro, situación en la que el tiempo transcurrido pasará a jugar en su contra. |
|
| [101]
Caso meteor.net (D2000-0524, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [102]
Por ejemplo, caso brucespringsteen.com (D2000-1532, OMPI, demanda desestimada): «The users of the Internet do not expect all sites bearing the name of celebrities or famous historical figures or politicians, to be authorised or in some way connected with the figure themselves. The Internet is an instrument for purveying information, comment and opinion [...]. Users fully expect domain names incorporating the names of well known figures [...] to exist independently of any connection with the figure themselves, but having been placed by admirers or critics as the case may be». Con frecuencia, sin embargo, la intención de crear un web-based fan club no pasa de ser una mala excusa (caso bridgetjones.com, D2000-1000, OMPI, transferencia). |
|
| [103]
Caso miguard.com (D2000-0067, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [104]
Informe, cit., núm. 172. |
|
| [105]
Por ejemplo, caso bridgestone-firestone.net (D2000-0190, OMPI, demanda desestimada), en el que —nótese— la crítica no se reflejaba en el nombre de dominio: «The respondent is a former employee and current pensioner of the Firestone Tire and Rubber Co. [...] has been engaged in a dispute with the Complainant over pensions payment since 1990 [...] Respondent is not using the website for commercial purposes and has not appropiated the ".com" domain [...]. The Panel sees no reason to require domain name registrants to utilize circumlocutions like "trademarksucks.com" to designate a website for criticism or consumer commentary [...] The Panel is aware of the line of trademark infringement cases holding that "trademarksucks.com" domain names may be protected as free speech because of their «communicative content» while "trademark.com" domains names serve merely as "source identificators" and thus are unprotected [...]. The Panel declines however to adopt that distinction for purposes of analysis of the Policy's requirements [...]. At least one other ICANN panel has recognized the possibility of a free speech defense in an ICANN proceeding [csa-canada.com, D2000-071, OMPI, demanda desestimada], while rejecting the defense [...] because the respondents were not only critizicing the trademarked products but promoting the respondents' own products [...]. Although the Respondent's web site sets forth an offer to transfer the domain name and website to Complainants at cost if the Complainants pay Respondent the pension payments he claims are owed to him, it does not appear that the sale [...] was the Respondent's primary purpose in registering or using the domain name». |
|
| [106]
Vid., entre otros, guinnes-really-sucks.com (D2000-0996, OMPI, transferencia; «There is no evidence [...] that the Respondent intends to use the said domain name as the addresses or links to any sites which could be described as "complaint sites". For this reason the issues canvassed in any of the decissions relating to free speech are not relevant in this case») y, más recientemente, accorsucks.com (D2001-1007, OMPI, transferencia) y antiphilips.com (D2001-0163, OMPI, transferencia), todo ellos con abundante cita de casos anteriores y particular referencia a directlinesucks.com (D2000-0583, OMPI, transferencia). En accorsucks.com, el demandado pretendía haber registrado el dominio para acoger las críticas de los clientes de la cadena hotelera Accor. El experto, no sin una curiosa referencia a la forma en que, a su juicio, deben resolverse los litigios de consumo en Francia («amiablement [...] o par contentieux [...] judiciaries sans donner lieu nécessairement à exposition sur des sites Internet»), entendió que el demandado, al parecer un cliente quejoso, había actuado «essentiellement par dépit pour retrouver ultérieurement une possibilité de pression et de dédommagement», y por ello estimó la demanda. |
|
| [107]
Casoworldwrestlingfederation.com (D99-0001, OMPI, transferencia). El problema se resolvió entendiendo que el intento de venta del nombre, pese a la inactividad del sitio, constituye «uso», según resulta del párrafo 4,b,i) de la Política. |
|
| [108]
Pero, seguramente, no le impediría ceder el dominio a alguien que acaso pudiera defenderse mejor en un PAO. El razonamiento del panelista en el caso buyvuarnetsunglasses.com (D2000-0265, OMPI, demanda desestimada) es como sigue: «It is important to note that there are in fact three numbers —(i), (ii), (iii)— of paragraph 4 (a), but requirements are in fact four rather than three. It is not enough to prove that a domain name has been registered in bad faith. It should also be the case that it is being "used in bad faith". [...] In order to understand that both registration and use in bad faith are required, it is important to read paragraph 4.5 of the Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy of October 24-25, 1999. It reads as follows "Several comments (submitted by INTA and various trademark owners) advocated various expansions to the scope of the definition of abusive registration. For example: a. These comments suggested that the definition should be expanded to include cases of either registration or use in bad faith, rather than both registration and use in bad faith. These comments point out that cybersquatters often register names in bulk, but do not use them, yet without use the streamlined dispute-resolution procedure is not available. While that argument appears to have merit on initial impression, it would involve a change in the policy adopted by the Board. The WIPO report, the DNSO recommendation, and the registrars-group recommendation all required both registration and use in bad faith before the streamlined procedure would be invoked. Staff recommends that this requirement not be changed without study and recommendation by the DNSO (…)". [...] From this Staff Report it is clear that, although this may seem unfortunate, not all activities of the cybersquatters may fall under the Policy. When cybersquatters register names "but do not use them", the Dispute Resolution Procedure is not available. [...] Accordingly, whether or not a contested domain name is "used" is of crucial importance [...] In our case, however, there is no evidence of any particular "conduct" by the Respondent, other than merely registering a domain name (in bad faith) and not answering a letter of demand. The Panel also acknowledges that the Internet is larger than the Web. Had it found clear evidence that e-mail is managed by Respondent under the domain name, it would have concluded that the domain name is "used in bad faith". However, not only Complainant did not submit any evidence of a use of the domain name for e-mail purposes but, although the Panel went as far as possible in trying to determine whether such is the case by itself, results were negative. The results seem to indicate that there is, indeed, no e-mail activity under the domain name [...]. In short, buyvuarnetsunglasses.com is a "ghost" domain name, registered but not used in any way. Under Paragraph 4.5 of the
Second Staff Report, absent a change in the Policy, these cases of registration in bad faith by cybersquatters, without any form of "use" in any sense of the word, however deplorable, do not fall under the Policy. Other legal remedies remain, of course, available to Complainant, and it is always possible than in the future Complainant itself may find evidence that the domain name is "used" by Respondent. At this stage, however, the requested relief cannot be granted by this Panel. [...] It seems fair to add that Complainant did not waste its time by submitting this case. The decision will go on record to state that the domain name was registered in bad faith and that any use of it would necessarily be in bad faith. The decision, when served upon the Respondent, may serve as a warning to him not to "use" the domain name in any way». En el mismo sentido (registro de mala fe, sin uso): casos wallstreetjournaleurope.com y otros (D2000-0704, OMPI, demanda desestimada) y miele.net (D2000-0756, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [109]
Caso pagesjaunes.com y otro (D2000-0489, OMPI, demanda desestimada): «Nonetheless, the Panel does not consider it in itself improper to keep a domain name for some time without using it. It cannot be said that there is no legitimate interest in trying to secure a priority of right and to maintain that right. It might well be that under the laws of some jurisdictions, the registering of domain names to preserve a priority of right would not be deemed worthy of protection, as it has been judged under Swiss law for trade names that were registered in a purely defensive way. The administrative proceedings do not allow to inquire in details about the state of French and U.S. law in that regard, this difficult question being properly to be adjudicated by ordinary courts of law». |
|
| [110]
Caso telstra.org (D2000-0003, OMPI, transferencia): «Has the Complainant proved the additional requirement that the domain name "is being used in bad faith" by the Respondent? The domain name "telstra.org" does not resolve to a web site or other on-line presence. There is no evidence that a web site or other on-line presence is in the process of being established which will use the domain name. There is no evidence of advertising, promotion or display to the public of the domain name. Finally, there is no evidence that the Respondent has offered to sell, rent or otherwise transfer the domain name to the Complainant, a competitor of the Complainant, or any other person. In short, there is no positive action being undertaken by the Respondent in relation to the domain name [...]. This fact does not, however, resolve the question. As discussed in paragraph 7.6, the relevant issue is not whether the Respondent is undertaking a positive action in bad faith in relation to the domain name, but instead whether, in all the circumstances of the case, it can be said that the Respondent is acting in bad faith. The distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith may seem a rather fine distinction, but it is an important one. The significance of the distinction is that the concept of a domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith». Vid. también caso pepsicola.com (FA0102000096695, NAF , transferencia ; «Inactivity and failure to create a website can be the indicia of bad faith»). La problemática del «passive warehousing» se trata ampliamente en WHITE, J. G. «ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy in Action», cit. |
|
| [111]
Por ejemplo, limitándose a indicar que el dominio está en venta, sin ofertas directas al titular de la marca o un competidor (caso chargegirls.com y otro, D2000-0118, OMPI, transferencia); o poniendo, simplemente, un contador de accessos (caso homeinterior.net y otro, OMPI D2000-0010, transferencia; «Finally, the fact that the Respondent has posted only a counter at the web site which records traffic to the site is tantamount to an advertisement that the web site is for sale and is an indicator of its value»). |
|
| [112]
Por ejemplo, caso bridgetjones.com (D2000-1000, OMPI, transferencia): «Standing alone, an offer to sell a domain name in response to a demand from another pary does not constitute bad faith within the meaning of the Policy. There is nothing inherently wrongful in the offer or sale of domain names, without more [...] [However] Respondent in this case has offered to sell Complainant, at a substantial price, a domain name corresponding to a trademark in which Complainant has rights. [...] It is reasonable to infer that Respondent registered the disputed domain name with the intention of selling it to Complainant for valuable consideration in excess of his out-of-pocket expenses directly related to the name». |
|
| [113]
En el polémico caso barcelona.com (D2000-0505, OMPI, transferencia), se entendió que la circunstancia del párrafo 4,b,i) de la Política estaba presente en parte: «Although it can not be stated that Respondent acquired the domain name "primarily" for the purposes therein contained, it is evident that eventually [...] planned to obtain some kind of payment of Complainant -naturally quite in excess of "out-of-pocket costs"- when although clearly denying the possibility of "selling" [...] suggested nonetheless the possibility that Complainant "invest" in Respondent's Bussiness Plan to develop the Domain Name, through acquiring twenty per cent of the stock». En el caso accorsucks.com (D2001-0007, OMPI, transferencia), se pretendía otra cosa: «la demande du Défendeur de se faire allouer, même sur form de bons a valoir dans les hôtels Accor, l'equivalent des honoraires d'un conseil en propriété industrielle, sans davantage de précision, correspond nécessairement à un montant qui, sans être fatalement très élevé, excède les simples frais engagés pour enregistrer [...]. I'l n'importe pas que le Défendeur ait agi dans un but lucratif ou simplement pour obtenir la rémuneration de ses diligences ou la couverture d'un préjudice prétendument subí». En el caso bridgestone-firestone.net (D2000-0190, OMPI, demanda desestimada), sin embargo, la reclamación de una pensión por parte del demandado no se juzgó suficiente al entender que la venta no fue el motivo básico o primario del registro. |
|
| [114]
Por ejemplo, seur.com (D2000-0691, OMPI, transferencia; «El registro seur.com en manos de un competidor del legítimo titular de las marcas SEUR impide a éste situarse plenamente en internet»). |
|
| [115]
Caso bridgestone-firestone.net (D2000-0190, OMPI, demanda desestimada): «Respondent's use of the ".net" domain has not prevented Complainant from making its commercial presence known on the Internet. The Panel notes that the Complainants themselves have registered various "trademark.com" and "trademarksucks.com" domain names, but apparently decided not to register the trademark.net domain before it was registered by the respondent». |
|
| [116]
Nuevamente cabe citar el caso seur.com (D2000-0691, OMPI, transferencia), en el que el registrante era un transportista. |
|
| [117]
Un buen ejemplo es elrincondelvago.com (D2000-0823, OMPI, transferencia): «El demandado tiene una página cuyo objeto es la venta de profilácticos y cuya denominación guarda perfecta relación con su contenido. Por el contrario no convence la elección del nombre [rincondelvago.com] en relación con el individuo cortado o vergonzoso [...] que suena más bien a explicación a posteriori, destinada a enmascarar otra razón más poderosa: el deseo de atraer hacia su sitio web al contingente de usuarios de "rincondelvago.com", muy atractivo tanto por su volumen, como por sus características personales». |
|
| [118]
Entre muchos otros, y a título de mero ejemplo, casos bodacious-tatas.com (OMPI, 2000-0479, cancelación), chargegirls.com y otro (D2000-0118, OMPI, transferencia) y campsa.com (D2000-1238, OMPI, transferencia). |
|
| [119]
En el sitio de la OMPI puede verse un resumen gráfico de la tramitación: http://arbiter.wipo.int/ domains/models/ UDRPflowchart-es.pdf |
|
| [120]
El párrafo 4,f de la Política parece exigir que coincidan demandante y demandado. Sin embargo, también se acumulan demandas de diferentes demandantes contra un único demandado, para resolverse en una sola decisión. Por ejemplo, en el caso attvia.com (D2001-0220, OMPI, cancelación): «It is a commonplace in many jurisdictions for a Court to consider two similar cases brought by different claimants against the same respondent, involving the same subject matter [...]. There is nothing in the UDRP to forbid such a procedure [...]». |
|
| [121]
Caso bankinternet.com y otros (D2000-0460, OMPI, demanda desestimada). |
|
| [122]
Un ejemplo lo tenemos en el ya citado caso joseluissampedro.com (D2000-1650, OMPI, transferencia). El registrador era Register.com, de Nueva York. Pese a ello, demanda y contestación fueron redactadas en español, por lo que el panelista decidió que fuera éste el idioma del procedimiento. |
|
| [123]
Así lo hacen, por ejemplo, la OMPI y el NAF. |
|
| [124]
Según el párrafo 3,b) del Reglamento: «La demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio». Obviamente, como se ha señalado en otro lugar, lo que importa es la titularidad actual, no el registro inicial, que acaso llevó a cabo otra persona que luego cedió el dominio. |
|
| [125]
La manifestación es la siguiente: «El demandante certifica que la información [...] es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito [...] no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas [...] están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe». |
|
| [126]
Debe entenderse que, al hablar de «demanda distinta», el Reglamento alude a una «nueva demanda», relativa al mismo dominio y, probablemente, con la misma base material. |
|
| [127]
Esto ha motivado algunos reparos. La PUSC, observa por ejemplo FROOMKIN, M. («The collision of trademarks, domain names, and due process in cyberspace», cit., p. 94), «does not require actual notice to respondents, only attempted notice for a relatively short period of time». Pese a este tipo de críticas, difícilmente cabía otra solución compatible con la efectividad del procedimiento. |
|
| [128]
El titular de la marca suele ser cauteloso y es normal que intente alguna aproximación al titular del dominio, para saber quién es y conocer sus intenciones. La mayoría de las decisiones recogen el intercambio de correo (ordinario o electrónico) o las conversaciones telefónicas mantenidas, pues se trata de un material de gran importancia. Para un ejemplo, exhaustivo y divertido, puede verse el ya citado caso bridgetjones.com (D2000-1000, OMPI, transferencia). |
|
| [129]
La mala fe es un hecho. No se transmite. En el caso madonna.com (D2000-0847, OMPI, transferencia), el demandado dijo que había ofrecido el dominio al Madonna Hospital de Lincoln, Nebraska. La oferta no llegó a concretarse. Pero, de haberlo sido (en favor de ese hospital o de cualquiera de los millones de personas que podrían querer crear, lícitamente y con mayores títulos que la cantante, una página con ese nombre), la demanda de la Sra. Ciccone habría fracasado. |
|
| [130]
Parece, sin embargo, que pueden darse algunas disfunciones, en la medida en que el demandado ya tenga conocimiento de la demanda. No hay que olvidar que, al presentarla ante un proveedor, el demandante debe declarar que ha sido enviada al demandado [Reglamento, párrafo 3,b),xii)]. El inicio formal del procedimiento, y su comunicación al registrador, puede ser algo posterior. Si se hace una lectura estricta del párrafo 8.a) de la Política, hay un resquicio para el cyberflight. Quizá la única forma de evitarlo sea enviar la demanda en primer lugar al proveedor y solicitar el bloqueo para, acto seguido, subsanar el defecto y enviar la copia al demandado. Pero es un punto poco claro. |
|
| [131]
Una declaración comprensible en ciertas culturas pero que se presta a sonrisas en otras; sobre todo cuando el objetivo declarado de la PUSC es acabar con actuaciones maliciosas y abusivas. |
|
| [132]
Casos: easyjet.net (D2000-0024, OMPI, transferencia; «The potential evidence of good faith registration and use was in respondent's control. Respondents failure to present any such evidence or to deny complainant's allegations allows an inference that the evidence would not have been favorable to respondent»); rollasign.com (D2000-0041, OMPI, transferencia; «The fact that respondent has not provided a Response leads this Panelist to conclude that there is sufficient allegation [...]»); franpin.com (D-2000-0052, OMPI, transferencia; «As Respondent has not submitted a response [...] it should be held that Respondent has no legitimate interest in the domain name»); indiainfospace.com (D2000-0076, OMPI, transferencia; «The Panel, absent a defense by the Respondent, by its default, finds that the Complainant's assertion is true [...] and that the circumstance of bad faith [...] is present in this case»); moanapacific.com (D2000-0139, OMPI, transferencia; «In the absence of a Response, the Panel can find no evidence that would tend to establish that the Respondent has rights or legitimate interests in respect of the domain name [...] the Panel also takes into consideration the unchallenged assertion by the Complainant that the Respondent has never traded as Moana Pacific [...]»); cortefiel.org (D2000-0140, OMPI, transferencia; «The Respondent has not submitted a response, is therefore in default and, after the Notification of Respondent Default, has not made any submissions whatsoever [...] The specific allegations and contentions of the Complainant against the domain name registration bound the Respondent to respond specifically [Rules paragraph 5,b),i)] [...]. In case of default [...] the Panel "shall proceed to a decision on the complaint" [Rules paragraph 14,a)] and [...] "shall draw such inferences therefrom as it considers appropiate" [Rules paragraph 14,b)]. Thus, the Respondent's default would indicate that the Complainant's assertions are sufficient [...] to proceed in its favour. However such automatic consequence is qualified under the Policy, because "the complainant must prove that each of the three elements are present" [Policy paragraph 4,a)] [...]. Absent any Respondent's contentions —by its default— as to its rights or legitimate interest in the domain name, the Panel cannot believe in "miraculous coincidences" [...]»); cortefiel (D2000-0162, OMPI, transferencia; «Thus the Respondent's default would indicate that the Complainant's assertions are sufficient [...]. However the consequence is not automatic [...]»); bartecard.org (D2000-0177, OMPI, transferencia; «Having been give notice of the Complaint it is reasonable to infer that the Respondent has chosen to leave the Complainant's allegations unanswered [...]»); geociites.com (D2000-0326, OMPI, transferencia; «In light of these uncontested findings and assertions of fact [...]»); pomellato.com (D2000-0493, OMPI, transferencia; «This Panel, in accordance with paragraph 14, b) of the Rules, finds it a fully justified inference that non-response is indicative of a lack of interest inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one's own rights»); nationalrentalcar.com (D2000-1803, OMPI, transferencia; «In view of the lack of a Response [...] the Panel is directed to decide [...] on the basis of the Comp lainant's undisputed representations [...]. Thus the Panel concludes that the Complainant, even apart from default of the Respondent, has clearly and unquestionably provided sufficient proof of of its allegations [...]»). A la distinción entre hechos y conclusiones que de ellos derivan se alude en icqroaming.com (D2001-0004, OMPI, transferencia; «Numerous cases under the Policy have adopted and applied the principle that a Respondent's failure to dispute the allegations of the Complainant permits the inference that the Complainant's allegations are true and that the Respondent knows its website is misleading. See, for example [...]. A somewhat broader statement or principle is contained in Reuters Ltd v. Global Net 2000 Inc., D2000-0441: "The Panel draws two inferences where the Respondent has failed to submit a response: (a) The Respondent does not deny the facts [...] and (b) the Respondent does not deny the conclussions which the Complainant asserts can be drawn from those facts"»). En ferroser.com (D2001-0016, OMPI, transferencia) se afirma que: «If the Respondent has had any legitimate interest or right [...] he should have had an active disposition in order to defend such interest or right. Since this is not the case and, on the contrary, the Complainant has proved more than sufficiently that it has registered the trademark [...]». Asimismo, en ferrovial-agroman.net y .com (D2001-0018, OMPI, transferencia): «There are many criteria to find out wether the Respondent has no right or interest in the use of the domain names: [...] active or passive attitude of the Respondent in order to defend his domain name». Finalmente, en quieroermenegildozegna.com (D2001-0128, OMPI, cancelación), se observó: «A respondent has generally in his hands the opportunity to provide with evidences to be opposed to the claims and contentions of the Complainant; if he does not use them it may be inferred that such evidences would not have been favorable to him, or that he finds the statements of the Complainant right, or else that his interest in the domain name is so scarce that it is not worth his while to respond. In any case, silence is a choice of the Respondent, so if he does bring doubts forward or contradicts the statements of the Complainant, the latter shall prove the three elements required by the Policy without further opposition than his own ability to explain them [...]. Notwithstanding the above [...] as held in Cortefiel S.A. v. Miguel García Quintas - WIPO case D2000-0140, the Panel should not decide in the complainant's favor solely given the respondent's default». |
|
| [133]
Según Mueller, M. («Rough Justice», cit.), siempre para el primer año de la PUSC, el demandado rebelde venció en un 22% de casos en eResolutions, contra un 1% de casos en la OMPI y el NAF. |
|
| [134]
A este tercer miembro, el Reglamento Adicional de la OMPI le atribuye la condición de presidente del grupo, admitiendo, no obstante, que las partes puedan pactar al respecto [párrafo 7,b)]. Este Reglamento Adicional resuelve —de forma equitativa— que, si no hay contestación del demandado, el grupo de expertos se formará con uno solo de los tres propuestos por el demandante, seleccionando los otros dos el proveedor, a partir de su propia lista [párrafo, 7,c),ii]. |
|
| [135]
En el Reglamento Adicional de la OMPI se renuncia a establecer límites de palabras para las resoluciones [párrafo 10,c)]. |
|
| [136]
Vid. casos K2R.com (D2000-0622, OMPI, demanda desestimada), qtrade.com (AF-019, e-Resolution, demanda desestimada), smartdesign.com (D2000-0993, OMPI, demanda desestimada) y safaricasino.com (AF-0288, e-Resolution, demanda desestimada). Más recientemente, en el caso rogersvideo.com (D2001-0201, OMPI, demanda desestimada), hay una severa crítica hacia el demandante, que habría actuado de forma abusiva —si no con mala fe, sí al menos con grave negligencia— para intentar la inadecuada aplicación de la PUSC. Entre otras cosas, por imputar al demandado —titular de una marca coincidente con el dominio— haber registrado otros nombres famosos sin aportar la menor prueba de ello y sin que la indagación del propio experto hubiera arrojado resultados en tal sentido: «The Complainant obviously feels strongly about the consequences of its customers and potential customers mistakenly visiting the Respondent's site. However, attempting to characterise the Respondent as a cybersquatter, and the making of unsubstantiated allegations in order to attract the operation of the Policy, is an entirely inappropiate solution, and the Panel would wish to dissuade other potential complainants from seeking to utilise the Policy to resolve disputes for which it is entirely ill-equipped or intended». |
|
| [137]
En el caso worldcup2002.com y otros (D2000-0034, OMPI, dominios transferidos), se dice: «As discussed in paragraph 6.8 above, there are a number of other sports [aparte del fútbol] which have a World Cup competition, and hence there may be a party other than the Complainants [uno de ellos la FIFA] who would wish to register and, having registered, could claim a right or legitimate interest in, some or all the domain names the subject of this Complaint. It might be thought that, in such a situation, the appropiate remedy is cancellation rather than transfer, because cancellation leaves open the possibility for such other party to obtain registration. Against this view, however, is the fact that the remedy of cancellation leaves open the possibility for anyone —including the Respondent or a party related to the Respondent— to subsequently obtain registration of the domain name following the cancellation. [...] Of course, a Complainant might seek to avoid these outcomes by registering in its own name the domain name the subject of the cancellation. If that were to occur, the outcome is the same as if the domain name had been transferred to the Complainant». No obstante, hay casos en los que se ha pedido y concedido la cancelación. Vid., por ejemplo, el caso hollywood-casino.com y otros (FA0002000094107, NAF, dominios transferidos y cancelados). El demandante tenía registrado como marca el nombre Hollywood Casino y, como dominios, hollywoodcasino.com y hollywoodcasino.net. El demandado había registrado los dominios hollywood-casino.com, hollywood-casino.net, hollywoodgoldcasino.com y hollywoodgoldcasino.net. Se pidió y obtuvo la transferencia de los dos primeros y la simple cancelación de los dos últimos. Como señala S. Jones, la petición simultánea de cancelación y transferencia se entenderá normalmente como petición de transferencia («A Child First Steps», cit., p. 67). No faltan, sin embargo, casos de petición de pura y simple cancelación (por ejemplo, quieroermenegildozegna.com, D2001-0128, OMPI, dominio cancelado). Hay que reconocer que la cancelación podría tener bastante sentido en casos en los que el demandante no quiere acumular nombres de dominio; o en otros, como el de attvia.com (D2001-0220, OMPI, dominio cancelado), en el que se acumularon dos demandas de diferentes empresas (ATT y Viacom), con cuyas marcas se había construido un único dominio. Pero el riesgo de ciberocupación subsiste. La medida de cancelación, sin un sistema de exclusión que impida el registro del nombre, carece de sentido. |
|
| [138]
Caso imaximax.com y otros nombres (D2001-0037, OMPI, dominios transferidos): «It is clear then that this Panel has no power to require either of the Parties to pay any amount or to order any monetary remedy or "financial solution" to either the Respondent or Complainant. The only decisions available to the Panel are dismissal of the Complaint and transfer or cancellation of one or more of the domain names in dispute». |
|
|
 | ICANN The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: |
| http://www.icann.org/ |
|
Es una entidad privada no lucrativa creada a finales de 1998 para hacerse cargo de los aspectos técnicos y organizativos de la red cuando se decidió la privatización del DNS.
|
|
|
| Web site de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: |
| http://www.ompi.org/ |
|
Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
|
|
|
| Web site de National Aritration Forum (NAF): |
| http://www.arb-forum.com |
|
Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
|
|
|
| Web site de e-Resolution: |
| http://www.eresolution.ca |
|
Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN.
|
|
|
| Web site de Institute for Dispute Resolution: |
| http://www.cpradr.org |
|
Proveedor de servicios de solución de controversias conforme a la Política aprobada por la ICANN.
|
|
|
| Sede virtual del Instituto de Derecho y de la Sociedad de la Información: |
| http://www.inisi.org |
|
Sitio privado de carácter académico.
|
|
|
| Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: |
| http://arbiter.wipo.int/domains/models/UDRPflowchart-es.pdf |
|
Sitio de la OMPI donde puede verse un resumen gráfico de la tramitación del procedimiento.
|
|
|
| WIPO Internet Domain Name Processes: |
| http://wipo2.wipo.int/ |
|
Informe final relativo a los Nombres de Dominio de Internet.
|
|
|
| Domain Name Dispute Resolution Service: |
| http://arbiter.wipo.int/domains |
|
Estudio sobre el Domain Name Dispute Resolution Service in 2000.
|
|
|
|
[Fecha de publicación: septiembre 2001]
|
| | |
