El reciente fallo de un juez norteamericano en el caso barcelona.com ha vuelto a poner sobre la mesa el Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), procedimiento adoptado por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en el año 1999 y cuyo objetivo es dar una solución a los conflictos entre nombres de dominios y marcas o nombres comerciales. El ámbito de aplicación del UDRP es acotado, pero esto no ha evitado que dicho procedimiento se haya aplicado a supuestos que en teoría quedaban fuera de su alcance, lo cual ha suscitado controversia.
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| Introducción |
El Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)[1] fue adoptado por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)[2] el 24 de octubre de 1999 con la finalidad de establecer un procedimiento rápido y eficaz para la solución de la controversia entre los nombres de dominio genéricos –generic top level domains (gTLD)– .com, .net y .org[3] y los titulares de marcas o nombres comerciales.
Desde la puesta en marcha del UDRP se han decidido casos al amparo de este procedimiento que posiblemente se tenían que haber dilucidado en otros foros, ya que el texto del UDRP no los contempla expresamente. Me refiero a la aplicación del UDRP en el caso de las denominaciones o nombres geográficos, los nombres propios y las marcas no registradas (common law trademarks). Estos supuestos han puesto a prueba el UDRP, con mejor o peor suerte según el caso. Son, sin duda, "casos límite", que han sido objeto de diversos estudios; en concreto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),[4] en su segundo proceso relativo a los nombres de dominio,[5] les otorga su protagonismo. Con respecto a los nombres o denominaciones geográficas, la OMPI reconoce que su protección es una novedad dentro del ámbito de los nombres de dominio genéricos y destaca la necesidad de revisar el UDRP para poder incorporar este supuesto y cualquier otro.
El objeto del presente artículo es analizar uno de los casos límite citados anteriormente, el de las denominaciones o nombres geográficos, aprovechando el interés que ha suscitado el reciente fallo de un juez norteamericano en el caso barcelona.com. Sin embargo, antes de entrar en materia, considero interesante analizar sumariamente algunos aspectos relevantes del UDRP.[6]
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| Cuestiones previas |
A pesar de que la adopción y el funcionamiento del UDRP son calificados como satisfactorios, dicho procedimiento continúa siendo objeto de estudio y controversia. En un primer momento se temió que el UDRP sólo favoreciera a los titulares de marcas, en concreto a las grandes empresas, y que perjudicara a las pequeñas empresas. Asimismo, se temía por la interpretación que los expertos (panelists) encargados de aplicar el UDRP hicieran del texto y por si dicha política tenía un carácter suficientemente "legal" para zanjar este tipo de disputas.
A mi juicio, las características más destacables del UDRP son las siguientes:
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Se trata de un procedimiento administrativo y no judicial.
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Es un procedimiento internacional (evita el problema de identificar la jurisdicción competente).
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Es rápido: las disputas se suelen resolver en un período de entre 30 a 45 días.
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Es económico: las tasas son razonables y varían según el proveedor de servicios del UDRP (UDRP Service Provider).[7]
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Es adaptable: se trata de un procedimiento flexible y abierto a ser modificado para así adaptarse a las nuevas circunstancias y mejorar su eficacia y aplicación.
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Es público: todas las decisiones emitidas son publicadas en las respectivas webs de los distintos proveedores de servicios del UDRP.
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Las decisiones son ejecutadas directamente por el registrador, lo que ahorra tiempo.
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La naturaleza legal del UDRP no es fácil de definir, ya que no tenemos precedentes. Erróneamente se ha equiparado el UDRP a un arbitraje, pero no es así, puesto que las decisiones de los expertos no son vinculantes para las partes, salvo para el registrador, y no cierra las puertas a que cualquiera de las partes presente una demanda ante la jurisdicción nacional competente. El UDRP no es una "ley", en el sentido de que ésta derive de alguna regulación nacional especial o de la jurisprudencia de sus tribunales, como tampoco deriva de un tratado internacional entendido desde el punto de vista del Derecho Internacional Público.
La base "legal" de la aplicación del UDRP está en el contrato que vincula al registrador con el titular del nombre de dominio. En dicho contrato, el titular del nombre de dominio se somete expresamente a la política de disputas y a sus reglas.
En definitiva, el UDRP se aplica porque es una mera cláusula contractual en un contrato elaborado por el registrador que la incorpora por orden de ICANN, y no porque sea una ley. De hecho, el UDRP puede ir en contra de determinadas reglas de procedimiento establecidas en distintos derechos nacionales (por ejemplo, la séptima enmienda de la Constitución americana[8]). Este último argumento ha sido uno de los más utilizados por los detractores del UDRP a la hora de atacar su "legalidad".
Si aceptamos que el UDRP está basado en reglas aplicables dentro de un marco contractual, es lógico que las decisiones de los expertos no vinculen a los tribunales de ninguna manera y que no se apliquen principios de Derecho Nacional, ya que se supone que el UDRP establece sólo unas normas para el caso de conflicto entre nombres de dominio y marcas. Sin embargo, esta afirmación no excluye que los expertos utilicen ciertos principios desarrollados en sus respectivas legislaciones nacionales, si lo consideran oportuno para la interpretación del UDRP. Este hecho no ha sido contemplado expresamente en el UDRP, y tampoco se han plasmado otras situaciones, como por ejemplo la cuestión de si una marca no registrada es suficiente base para presentar una demanda (reiteradas decisiones del UDRP han equiparado marcas registradas a marcas no registradas).
El sistema del UDRP está basado en un contrato, de ahí que su estabilidad dependa de la validez del mismo, y añade la complejidad de que las leyes aplicables para validar el contrato pueden ser muchas y muy diversas, según los derechos nacionales. Realmente estaríamos frente a un contrato de adhesión, en el que habría cláusulas no negociables y que la parte que se adhiere podría no aceptar; incluso podrían llegar a ser anulables o nulas en algún derecho nacional.
En mi opinión, el contrato de adhesión por el que el titular del nombre de dominio se obliga a someterse al UDRP es equilibrado con respecto a los intereses de las dos partes y considero que no atenta contra principios legales fundamentales, aunque puede ser discutible.
Para la mayoría de los profesionales que nos movemos en el campo de los nombres de dominio y la propiedad intelectual, el UDRP ha cumplido su cometido: el de intentar erradicar el fenómeno de la "ciberocupación", o al menos poner las cosas un poco más difíciles a aquéllos que habían hecho del registro de nombres de dominio pertenecientes a marcas de terceras partes un negocio muy lucrativo, y dar alternativas más prácticas y económicas a aquéllos que eran víctimas de dicho fenómeno. Desde el primer momento, el ámbito de aplicación del UDRP fue muy acotado, ya que se concibió solamente para unos casos determinados previstos en el párrafo 4 del UDRP. La parte demandante deberá probar todos y cada uno de los siguientes elementos:
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a) Que el nombre de dominio, objeto de litigio, es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca o nombre comercial de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
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b) Que el demandado no tiene intereses legítimos o derechos respecto al nombre de dominio registrado.
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c) Que el demandado registró y utiliza el nombre de dominio con mala fe.
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Estos conceptos han sido ampliamente desarrollados por multitud de decisiones emitidas por los distintos proveedores del UDRP.
Sin duda, el UDRP no es ninguna panacea, ni ha resuelto todos los problemas existentes entre los nombres de dominio y las marcas o nombres comerciales, y puede ser mejorado, pero es innegable el efecto disuasorio que el UDRP ha tenido en el fenómeno de la ciberocupación.[9] El UDRP sin duda constituye una auténtica alternativa a la vía judicial.
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| El problema de los nombres o denominaciones geográficas |
Existen una veintena de casos relativos a nombres de ciudades, la mayoría de ellos resueltos por la OMPI. Al estudiar con detenimiento estas decisiones, podemos destacar dos claras posturas frente a los nombres o denominaciones geográficas.
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Postura minoritaria: caso barcelona.com (WIPO D2000-0505), que comentaré más adelante, y caso stmoritz.com (WIPO D2000-0617), en el que el demandante, un órgano oficial de la ciudad, era titular de varias marcas.
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Postura mayoritaria: casos brisbanecity.com (WIPO D2001-0047), heidelberg.net (WIPO D2001-1500), portofhelsinki.com (WIPO D2000-0617) y portofhamina.com (WIPO D2001-0001), entre otros.
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En primer lugar, analizaré la postura mayoritaria. En el caso del nombre de dominio brisbanecity.com, el experto de la OMPI Andrew F. Christie falló en contra del Ayuntamiento de dicha ciudad australiana al considerar que no había demostrado los tres elementos del párrafo 4 del UDRP. El experto de la OMPI tomó dicha decisión partiendo de los siguientes argumentos:
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El Ayuntamiento no era titular de la marca de la ciudad, debido a que la legislación australiana sobre marcas no permite el registro de indicadores o nombres geográficos (lo mismo ocurre en España). En primer lugar, el experto se plantea si se puede aplicar el UDRP a una marca no registrada, y concluye que sí es posible siempre y cuando esa marca no registrada funcione como una auténtica marca, identificando y distinguiendo bienes y servicios ofrecidos por una persona respecto de otra en el mercado.
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El experto no encuentra indicios suficientes en este caso para considerar que la marca no registrada distinga bienes y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de la ciudad y argumenta que otras personas o entidades podrían aspirar a ser titulares de ese nombre geográfico además del Ayuntamiento, por lo que la marca no registrada no puede tener el mismo tratamiento que una marca registrada.
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Tanto en el caso portofhamina.com como en el caso portofhelsinki.com, los expertos encargados de resolver los casos, Gunnar Karnell y Henry Olsson respectivamente, consideran que el UDRP sólo se aplicaría a denominaciones o nombres geográficos cuyo soporte sea una marca o nombre comercial, es decir, que tengan la misma finalidad que una marca o nombre comercial (identificar y distinguir bienes y servicios). Ambos expertos manifiestan su desacuerdo en considerar que una denominación o nombre geográfico sea "propiedad" exclusiva de una única autoridad y recuerdan que las denominaciones o nombres geográficos pueden ser protegidos por otros medios como la protección existente para las indicaciones geográficas, sin que necesariamente deban acudir al Derecho de Marcas. Concluyen que no hay un criterio general que permita designar como legítimo titular de un nombre o denominación geográfica a una única autoridad legal.
A pesar de la similitud en la línea argumental de los casos mencionados anteriormente, la decisión final fue distinta. En el caso portofhamina.com, el experto concluye que la denominación Port of Hamina distingue claramente los servicios originarios de esta ciudad y tiene suficiente notoriedad como para ser equiparada a una marca o nombre comercial registrado.
En el caso heidelberg.net, el experto D.J. Ryan declara que una denominación o nombre geográfico per se nunca podrá ser considerado como marca o nombre comercial, salvo que ésta tenga como finalidad identificar bienes y servicios, operando como auténticas marcas o nombres comerciales. Asimismo, el experto comenta los casos en que una combinación de palabras,[10] incluidas denominaciones o nombres geográficos, han sido equiparadas a marcas o nombres comerciales, ya que identifican y distinguen bienes y servicios, y recuerda que en el primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio (párrafo 167)[11] se dice que "el registro abusivo de marcas y nombres comerciales de indicaciones geográficas y nombres personales no serán considerados bajo el prisma del UDRP".
El ejemplo más claro y controvertido de la postura minoritaria, debido a la repercusión que ha tenido en nuestro país, es el caso barcelona.com. En febrero de 1996, Joan Nogueras Cobo, vecino de la localidad catalana de Sant Vicenç de Montalt, registró el nombre de dominio barcelona.com a nombre de su esposa, Concepció Riera, a través del registrador Network Solution, único registrador de nombres de dominio en aquel momento. Al año de registrar el dominio, se lanzó una página web en la que se ofrecía información sobre la ciudad de Barcelona. En 1999, el titular de barcelona.com pasa a ser la empresa Barcelona.com Inc., constituida en Estados Unidos bajo las leyes de Delaware y cuyos accionistas siguen siendo los antiguos titulares del nombre de dominio.
En el año 2000, el titular del dominio y el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona iniciaron una negociación con el objeto de llegar a un acuerdo, lo cual no sucedió, de ahí que el Ayuntamiento presentara una demanda ante la OMPI el 26 de mayo del mismo año.
El 4 de agosto de 2000, el experto chileno Marino Porzio, encargado de decidir el caso, consideró que el Ayuntamiento de Barcelona tenía mejor derecho que el matrimonio catalán respecto al nombre de dominio barcelona.com, con lo que ordenó la transferencia de su titularidad al Ayuntamiento. Marino Porzio concluyó:
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Que el Ayuntamiento era titular de una marca confusamente similar al nombre de dominio (el experto olvidó comentar el hecho de que la Ley de Marcas española no permite registrar como marca denominaciones geográficas).
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Que el demandado no tenía ningún derecho sobre el nombre de dominio (no analizó en profundidad el uso que los entonces titulares del nombre de dominio daban al mismo y el hecho de que tuvieran registrado el dominio desde el año 1996).
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Que el demandado había registrado y utilizaba el nombre de dominio con mala fe (los titulares del dominio presentaron un plan de negocios y solicitaron financiamiento al Ayuntamiento de Barcelona para poder desarrollar su proyecto). De los argumentos presentados por las partes, el experto concluye que los titulares del nombre de dominio intentaron venderlo al Ayuntamiento.
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Esta decisión ha sido duramente criticada. Se ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona luchara por conseguir un nombre de dominio .com, más habitual para negocios que para el uso de un consistorio; que Marino Porzio no tuviera en cuenta que la legislación española no permite registrar como marca denominaciones geográficas y que tampoco reparara en el hecho de que existen varias ciudades llamadas Barcelona alrededor del mundo que también podrían tener derecho a reclamar el uso del nombre de dominio.
El UDRP establece un plazo de diez días desde la fecha en que se emite la decisión para que el perjudicado por una resolución del UDRP pueda presentar una demanda ante los tribunales ordinarios. Dado que en el escrito de la demanda el Ayuntamiento había elegido como fuero competencial[12] en caso de futuras demandas el domicilio del registrador (Network Solutions, Inc., con domicilio en Herndon, Virginia) y que el demandado había aceptado expresamente este fuero en la contestación de la demanda, el matrimonio catalán presentó una acción civil ante la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia, en la que se solicitaba que el tribunal declarase que el registro del nombre de dominio barcelona.com se había realizado de forma legítima.
El encargado de resolver el caso, el juez Claude M. Hilton, en su decisión del 22 de febrero llegó a la misma conclusión que el experto de la OMPI, con lo que denegó las pretensiones del demandante y decretó la transferencia de la titularidad del nombre del dominio a favor del Ayuntamiento de Barcelona, esgrimiendo los siguientes argumentos:
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Destacó como indicio de mala fe por parte del demandante el hecho de que éste presentara al Ayuntamiento un plan de negocios con cifras infladas y que, una vez iniciadas las negociaciones con el mismo, el demandante cambiara la titularidad del dominio a favor de una empresa constituida en Estados Unidos con la única finalidad de tener más argumentos en caso de que el Ayuntamiento decidiera interponer una demanda. El juez consideró innegable que el nombre de dominio era similar a la marca registrada por el Ayuntamiento, pero se olvidó de comentar el hecho de que sólo en Estados Unidos existían cuatro marcas denominativas con el término exclusivo de Barcelona, sin contar les ciudades llamadas Barcelona alrededor del mundo, cuyos propietarios estarían más que legitimados para presentar una demanda para recuperar el dominio, incluso frente al propio Ayuntamiento de Barcelona. El juez Hilton no entró a valorar el hecho de que la extensión del nombre de dominio fuera .com, utilizado habitualmente para sitios web que ofrecen productos y servicios a través de Internet y no para el uso de consistorios, que sería más coherente que utilizaran la extensión .org para sus actividades.
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El juez Hilton aplicó al caso la Ley federal norteamericana de 1999, la Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA),[13] cuyo objetivo es atajar el fenómeno de la ciberocupación. LA ACPA otorga a los jueces estadounidenses la facultad de dirimir si un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca registrada en Estados Unidos ha sido registrado con mala fe (ninguna de las dos partes en el caso barcelona.com tienen marcas registradas en Estados Unidos). En caso de existir mala fe, el tribunal podrá cancelar el registro o transferirlo (lo cual ha sucedido en este caso) e imponer una indemnización de hasta 100.000 dólares.
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El juez Hilton argumentó que la ACPA no hace distinción entre marcas norteamericanas y marcas extranjeras, a pesar de que históricamente la regulación sobre marcas ha sido netamente territorial. Dicho juez interpretó que la intención del Congreso Americano al adoptar esta ley era la de aplicarla a marcas extranjeras. En decisiones anteriores en las que se había aplicado la ACPA, los jueces argumentaron que debido al carácter internacional de Internet y a que el registrador de los nombres de dominio .com, .net y .org estaba localizado en Virginia, Estados Unidos, los tribunales norteamericanos eran competentes para decidir sobre estos casos. Al adoptarse la ACPA, la mayoría de los especialistas en esta materia interpretaron que era una normativa con al menos dos limitaciones: la primera y más importante era la de tener registrada una marca en Estados Unidos para su aplicación, y la segunda era que si un nombre de dominio se registraba a través de los registradores acreditados por ICANN, no se aplicaba la ACPA, sino el UDRP. Las recientes decisiones echan por tierra esta primera interpretación.
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Aplicación de la normativa española sobre marcas. El juez Hilton reconoció que ninguna de las partes tenía registrado como marca Barcelona, pero, sin embargo, el Ayuntamiento era titular de varias marcas consistentes en dos o más palabras (Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona), en las que la palabra Barcelona resultaba predominante. Según el juez Hilton, la Ley de Marcas española establece como criterio para determinar cuál es la palabra predominante cuando una marca incluye varios términos el de escoger el término que cause mayor impresión en la mente del consumidor. En este caso, el juez Hilton consideró que la palabra predominante era Barcelona. Este argumento iba en contra de lo que el artículo 11, punto 1, apartado h, de la Ley 32/1988 de Marcas establece.[14] En dicho artículo se prohíbe de forma absoluta el registro como marca de una denominación de un municipio español. Asimismo, el juez recordó que la Ley española impone la obligación de pedir autorización a la correspondiente Administración local para el registro del nombre de un municipio como marca. Con respecto a este argumento, el juez no tuvo en cuenta que barcelona.com es un nombre de dominio y no una marca, por lo que no había necesidad de pedir autorización al Ayuntamiento.
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El juez Hilton también analizó el peso que tienen las decisiones de un experto del UDRP en los tribunales. En un primer momento, se pensó que las decisiones de los expertos tendrían un peso importante en la decisión de los jueces, debido al conocimiento que éstos tenían de Internet y su problemática. Se ha discutido mucho sobre este punto, sobre todo después de que se hayan comenzado a pronunciar diferentes tribunales al respecto. En el caso Weber-Stephen Co contra Armitage Hardware and Building Supply, Inc. se estableció que un tribunal federal no está vinculado a las decisiones del UDRP, pero no hubo pronunciamiento sobre qué valor tendrían las mismas. En el caso Paria contra Netlearning, Inc. y J.D. Sallen contra Corinthians Licenciamentos LTDA (el Tribunal aplicó la ACPA), los pronunciamientos no clarificaron este aspecto. La sentencia del juez Hilton estableció claramente que "los tribunales pueden ignorar por completo las decisiones del UDRP".
La decisión del juez norteamericano presenta algunos errores de "concepto", como por ejemplo cuando dice que el UDRP obliga a todos los titulares de nombres de dominio a resolver las controversias a través de la OMPI (existen otros proveedores del UDRP), pero sin duda lo que más sorprende es la aplicación que hace de la normativa española sobre marcas. La extensión territorial que hace el juez Hilton de la ACPA es como mínimo discutible, ya que al menos el UDRP se aplica a las partes por vía contractual y de momento la ACPA es una ley federal americana, perfectamente aplicable cuando la disputa verse sobre una marca norteamericana o cuando las partes o al menos una de las partes sea residente habitual en Estados Unidos (aplicación de principios de Derecho Internacional Privado).
Para muchos la decisión del caso barcelona.com ha sido sin duda una de las decisiones que ponen de manifiesto las limitaciones del UDRP y la necesidad de aclarar conceptos y posiblemente unificar los criterios a la hora de interpretarlo.
Como hemos analizado, alguno de los argumentos utilizados por el juez Hilton "chirrían" de manera alta y clara, y más teniendo en cuenta que esta decisión es la primera en aplicar la ACPA en un litigio sobre el nombre de dominio de una denominación o nombre geográfico y que ha sentado jurisprudencia. La sentencia del juez Hilton ha sido recurrida, por lo que habrá que estar atentos y esperar a la decisión final.
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| Conclusión |
A mi juicio, la postura adoptada en el segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en lo que concierne a las denominaciones o nombres geográficos es acertada: como regla general no podemos considerar las denominaciones o nombres geográficos como marca, y sobre todo en aquellos países en donde esto está expresamente prohibido, ni tampoco podemos aplicar el UDRP a supuestos no previstos expresamente en el mismo.
En general el UDRP funciona de manera satisfactoria, aunque tenemos que reconocer que el hecho de que exista tanta diferencia en la interpretación del UDRP por parte de los expertos y que el UDRP se esté aplicando a supuestos no previstos en su texto, como el de los nombres o denominaciones geográficas que acabamos de comentar, constituye un problema. Todos estos aspectos controvertidos están siendo analizados en profundidad por ICANN, la OMPI y demás partes involucradas.
En conclusión, puesto que el UDRP es un procedimiento nuevo y no tiene una concreta base "legal" en ninguna legislación, y dado el número tan elevado de decisiones y sobre todo el hecho de que los expertos que lo aplican provienen de diversos países con diferentes tradiciones jurídicas, podríamos concluir que los "accidentes" del UDRP no han sido demasiados y que es un buen punto de partida.
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[Fecha de publicación: julio de 2002]
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